Quest’articolo è il primo passo nel riconoscimento dell’importanza dei marchi di fatto
(la legge del 1868 non ne faceva menzione) e, soprattutto, costituisce il primo
tentativo di tutelare e privilegiare un marchio registrato rispetto ad un marchio di
fatto, limitando l’ambito di applicazione della norma solo al caso di conflitto tra
marchio registrato successivamente e marchio di fatto anteriore.
In questo modo si dimostra anche di voler risolvere solo un conflitto relativo ad una
questione di appartenenza del diritto di usare il marchio
2
.
Il privilegio riconosciuto alla registrazione andava di pari passo con la tutela
accordata a quel tempo, nei Paesi dell’Unione, solo ai marchi regolarmente registrati
nei paesi d’origine
3
.
Il contenuto della norma è riprodotto nell’art.26 del progetto del 1918 e, infine,
rifuso nell’art. 99 del regio decreto del 13 settembre 1934 n. 1602, mai entrato in
vigore per la mancata emanazione del regolamento di esecuzione, immediato
antecedente dell’art.48 del regio decreto n.929 del 21 giugno 1942: << La validità del
brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque
anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all’art.35, primo comma, di
questo decreto, non può essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno
2
PENNISI R. op. cit., pag. 32 <<…l’esigenza di assicurare il valore di avviamento a chi effettivamente l’ha conseguito
( potremmo definire dinamica la concezione che tiene conto degli effetti della prolungata presenza del segno sul
mercato) può porsi in relazione a qualsiasi tipo di conflitto tra segni, l’esigenza di dirimere un conflitto di appartenenza
( e potremmo definire statica la visione che non tiene conto del tempo di permanenza del segno sul mercato e degli
effetti di essa) del diritto può presentarsi solo se, per la diversa posizione dei due contendenti, esso non possa essere
risolto col criterio della priorità temporale. Si comprende perché nell’art.40 non si contempla il conflitto tra due marchi
entrambi registrati. In questo caso infatti il preregistrante ha già acquistato il diritto e questo basta: il conflitto di
appartenenza è già risolto. Nell’ipotesi invece di conflitto tra marchio registrato e marchio preusato si poteva porre un
problema di quel tipo..>>
3
Il Pennisi ricorda che in quel momento la Commissione si trovava di fronte al problema se eliminare il sistema della
registrazione data la sostanziale parificazione tra marchi di fatto e marchi regolarmente registrati; si decise di mantenere
la registrazione dato che anche la Convenzione di Parigi riconosceva tutela solo ai marchi regolarmente registrati nei
paesi d’origine. PENNISI R. op.cit. pag.28
che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui, già
conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti e merci dello stesso
genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona >>.
Attraverso questi passaggi viene modificato un importante principio espresso
dall’iniziale art.40
4
, ristabilito a distanza di molti anni dal decreto legislativo n.480
del 1992. Tale principio si fonda sul fatto che la buona fede deve sussistere solo al
momento della registrazione e non per tutto il tempo richiesto perché possa trovare
applicazione la convalida (cinque anni), come invece esige l’art.48 del r.d. n.929.
Inoltre, estendendo l’applicazione della convalida anche ai casi di violazione di
norme riguardanti il nome e il ritratto, comincia a cambiare il punto di vista: il
legislatore non cerca più di dirimere solo un conflitto di appartenenza, ma cerca di
tutelare più ampiamente il valore di avviamento incorporato nel marchio
5
.
Costante, invece, della legislazione previgente è la scelta di riservare la convalida al
conflitto tra un marchio di fatto ed un marchio registrato successivamente.
La questione della estensione della convalida al conflitto tra marchi registrati verrà
dibattuta da dottrina e giurisprudenza per molto tempo. Da tali dibattiti scaturiranno
4
<< Rispetto alle formulazioni precedenti, l’art.99 sostituisce alle formule che riferivano la buona fede al solo momento
della registrazione( come l’art.40 appunto) una locuzione ( usato in buona fede per cinque anni ) che sembra richiedere
la sussistenza per tutto il quinquennio di tale stato soggettivo>> PENNISI R. op.cit. pag.36
5
PENNISI R. op. cit., pagg. 36-37 Nell’ipotesi del nome e del ritratto << il fine non può che essere quello di tutelare
l’interesse del titolare del marchio a mantenere una situazione consolidatasi nel tempo…L’intento del legislatore non
era più , dunque, quello di dirimere un conflitto concernente l’appartenenza del segno, ma di tutelare il valore di
avviamento incorporato nel marchio.>> Egli a sostegno di ciò riporta un passo del Ghiron secondo il quale anche se la
mancanza di novità esclude la tutela, nel caso in cui il segno registrato successivamente riprenda efficienza per merito
degli investimenti di B, dopo l’abbandono di A, primo titolare, in tal guisa che i consumatori vedono attraverso il segno
non più la merce di A, ma la merce di B, la tutela risorge con la ripresa dell’efficienza GHIRON M.: “ I marchi i segni
distintivi e le insegne, le invenzioni i modelli e disegni industriali” 1937 pag.29
soluzioni diverse ed opposte con le più svariate motivazioni finché, sempre con il
decreto n.480, si estenderà la tutela dell’uso incontestato anche al conflitto tra marchi
entrambi registrati.
Sempre la riforma del 1992 introdurrà nuovi tipi di marchi, prevedendo,
conseguentemente, nuovi casi cui sarà possibile applicare l’istituto della
convalidazione.
Un'altra importante questione sarà costituita dal dibattito a proposito delle cause di
nullità: si affermerà da una parte il carattere assoluto, dall’altra il carattere relativo.
Solo con il decreto legislativo del 8/10/99 n.447 si affermerà definitivamente il
carattere relativo delle cause di nullità soggette a convalidazione.
Il definitivo art.48, così come modificato dal decreto n.480 del 1992 e dal decreto
n.198 del 1996, recita: << Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi
dell’art.17, comma 1, lettere d), e), g), e h), e il titolare di un diritto di preuso che
importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore
registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del
marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione
ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in
malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore
o alla continuazione del preuso.
La preclusione all’azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione
dell’art.18, comma 1, lettera f), e dell’art. 21 >>.
Capitolo 2
L’EQUILIBRIO DEGLI INTERESSI
1) Cenni storici
Il marchio e gli altri segni distintivi emergono in tutta la loro importanza agli inizi
dell’Ottocento in seguito allo sviluppo della rete dei trasporti e della distribuzione, in
breve, a seguito della rivoluzione industriale.
Il marchio compare come istituto nell’era dei Comuni nella forma di marchio
obbligatorio
6
. A quel tempo, per ogni arte, esisteva una Corporazione che imponeva
un determinato marchio ai propri membri ( il cosiddetto marchio collettivo
obbligatorio) al fine di impedire il commercio di prodotti con caratteristiche diverse
da quelle prescritte dalla Corporazione stessa. Oltre a questo tipo di marchio, veniva
imposto ad ogni membro un marchio obbligatorio individuale. Con tale soluzione si
individuava facilmente quell’artigiano il cui prodotto avesse presentato caratteristiche
diverse da quelle prescritte. In questo modo veniva garantita la qualità del prodotto
voluta dalla Corporazione, la provenienza dello stesso da quella determinata
“bottega”, la disciplina della Corporazione stessa e di riflesso l’interesse dei
consumatori.
1 RICOLFI M.: “Segni distintivi: diritto interno e comunitario” pagg.4-5
Nel momento in cui il potere delle Corporazioni si affievolisce, fino a scomparire del
tutto in pieno Ottocento, il marchio da obbligatorio diviene facoltativo e individuale.
L’artigiano diviene libero di scegliere il segno che meglio lo contraddistingue, e si
trasforma in un produttore- commerciante. In questo momento si avverte il bisogno di
creare e mantenere un contatto con il consumatore che l’esplosione industriale e
commerciale rende sempre più lontano, più vasto e più vario.
Contemporaneamente, il consumatore deve poter identificare un prodotto in un
mercato che si va sempre più’ allargando fino a diventare oggi mondiale.
Il mezzo attraverso il quale l’imprenditore può comunicare la propria identità e il
consumatore può identificare origine e caratteristiche di quel prodotto è il marchio. In
questo modo il marchio comincia a realizzare le sue potenzialità.
2) Interesse privato e pubblico
Gli interessi tutelati dal marchio assumono nel tempo connotati diversi e una diversa
importanza.
Inizialmente l’interesse predominante è quello della Corporazione, la quale
“imbriglia” i propri membri alla propria disciplina per garantire una determinata
qualità del prodotto e, solo di riflesso, ciò viene a tutelare anche i consumatori.
Successivamente emerge l’“artigiano” come figura autonoma che avverte sempre più
l’esigenza di farsi conoscere per imporre la propria immagine, ai fini dell’efficienza
della propria azienda ( la bottega si è ora trasformata in azienda ).
Nello stesso tempo, con il disgregarsi del sistema corporativo e di quelle garanzie che
esso rappresentava, si avverte anche l’esigenza e l’importanza di tutelare il
consumatore, il quale deve essere messo nella condizione di poter scegliere un
prodotto in maniera chiara e trasparente in tutta sicurezza.
La prima esigenza diviene espressione di un interesse privatistico che prima
sicuramente mancava; l’altra diviene espressione di un interesse pubblicistico che, se
prima coincideva con quello della corporazione in quanto figura garantista del
mercato, ora viene ad identificarsi con quello dei consumatori
7
.
A conferma dell’importanza dell’interesse pubblico vi sono oggi gli articoli 11 e 15
della legge marchi
8
che stabiliscono nella sostanza il divieto di uso di due segni che
possano comportare confusione o inganno per il pubblico; a conferma, invece,
dell’interesse privato, l’articolo 1
9
della stessa legge, il quale afferma il principio
dell’esclusività dell’uso del segno.
7
RUO A.: “Brevi considerazioni in margine alla nuova legge marchi” Riv. Dir. comm. 1995 I pag.737 << …la legge
n.480 del 1992 contiene al suo interno due differenti direttrici di tutela quali la tutela del consumatore( espressione di un
interesse pubblicistico ) e la tutela della disponibilità esclusiva del titolare di marchio registrato ( espressione di un
interesse privatistico ).
8
Art.11 l.m.: << Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in ispecie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da
indurre comunque in inganno il pubblico…>>; art. 15 l.m. ,nella parte in cui stabilisce i limiti del licenziatario all’uso
del marchio ottenuto in licenza : <<…il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio… con lo stesso marchio dal
titolare o da altri licenziatari…>> e ancora << In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve
derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.>>
9
Art.1 l.m.: << I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: … un segno identico o simile al
marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità
o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni…>>
3) L’interesse tutelato dall’istituto della convalidazione
L’articolo 48 della legge marchi cerca di porre rimedio alla situazione in cui diviene
meritevole di tutela un altro interesse che, oltre a mettere in crisi quelli appena
evidenziati, può pregiudicare la stessa funzione del marchio. E’ l’interesse del
commerciante che adotta in buona fede, per un lungo periodo, un marchio
confondibile con il marchio altrui per contraddistinguere un prodotto identico, affine
o anche diverso quando il marchio anteriore sia rinomato.
Nel momento in cui il titolare del segno usurpato non reagisce o reagisce in maniera
tardiva, nonostante le perdite necessariamente subite in seguito alla confusione
generata su quel prodotto
10
, si viene a creare nel registrante successivo un
affidamento meritevole di tutela .
Gli effetti sul mercato sono notevoli: la confusione iniziale porta il consumatore ad
orientarsi verso un altro prodotto finche’ il mercato, stravolto dalla situazione creata,
non ritrovi un nuovo equilibrio in seguito all’acquisto del segno successivo di una sua
posizione ben definita.
Una volta stabilizzatosi, il mercato verrebbe nuovamente sconvolto se la reazione del
titolare del segno anteriore avesse successo. Infatti, tale successo avrebbe come
effetto principale la rimozione dal mercato di un prodotto e di un marchio che il
10
Secondo il modello Landes-Posner il costo del bene è dato dalla somma tra il prezzo e i costi di ricerca. Quando il
prodotto è già conosciuto i costi di ricerca diminuiscono consentendo all’impresa di aumentare il prezzo. In seguito alla
comparsa sul mercato di un marchio confondibile il consumatore, confuso circa la provenienza del prodotto, non è più
disposto a pagare un prezzo alto producendo una caduta del prezzo e una riduzione della produzione da parte del titolare
del segno anteriore, a beneficio del contraffattore che aumenta i propri investimenti e il prezzo del proprio bene.
PENNISI R. op. cit., pag. 40 e seg.
consumatore ha oramai imparato a identificare, cosi’ come ha imparato a conoscere il
prodotto originario proprio mettendolo in relazione con il secondo.
A quella stessa gente ora, dopo un lungo periodo, si chiederebbe di dimenticare quel
prodotto e la relazione con l’altro, generando inevitabilmente una nuova confusione
11
.
L’interesse di cui parlo appartiene a quel soggetto che, ignaro della preesistenza di un
prodotto e di un marchio identico o affine o celebre, ha investito per anni delle
somme per affermare sul mercato la propria impresa, al fine di migliorare e
pubblicizzare il proprio prodotto.
Quindi, per evitare che il titolare del diritto intraprenda un’azione di nullità’ o di
contraffazione, volta sostanzialmente a far riprendere respiro al proprio prodotto
grazie alla pubblicità gratuita fatta da un concorrente ritenuto improvvisamente
sleale, l’art.48 l.m. dispone la perdita dell’esclusività del diritto sul marchio.
In questo modo si tutela sia il consumatore, che ora conosce le caratteristiche
dell’uno e dell’altro prodotto, sia il registrante successivo, il quale vedrebbe,
altrimenti, le sorti della propria azienda diventare incerte proprio nel momento in cui
cominciava ad intravedere i risultati del proprio lavoro.
Quindi, gli interessi tutelati dall’istituto della convalidazione sono, da una parte
l’interesse pubblico dei consumatori alla certezza e trasparenza del mercato, dall’altra
l’interesse privato di chi ha violato il diritto di continuare nell’uso del marchio,
sacrificando in questo modo il diritto di esclusiva del titolare del marchio
preesistente.
11
PENNISI R. op. cit., pag. 51 e seg.
Capitolo 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
1) La situazione precedente la novella del 1992
Precedentemente alla novella del 1992 si è molto dibattuto sull’ambito di
applicazione della convalidazione o consolidazione del marchio.
L’art.99 del decreto 13/09/1934, da cui prende origine l’art.48 l.m., stabiliva
chiaramente un solo caso cui applicare la convalidazione: il conflitto tra marchio di
fatto con notorietà generale e marchio da altri registrato successivamente. L’art.99
conteneva, infatti, una disposizione, non più riportata poi nell’art.48 l.m., che
precisava: <<Se altri a quella data già usava del segno distintivo, conserva per sé e i
suoi aventi causa, il diritto di continuare a farne uso nei limiti della diffusione
preesistente>>. Da quest’enunciato risulta chiaro come l’istituto si riferisse solo a
quella fattispecie
12
.
Il non aver riportato tale disposizione nell’art.48 l.m., in quanto ereditata dall’art.9
della stessa legge, ha reso l’istituto della convalidazione aperto a diverse e opposte
interpretazioni, così da creare una situazione di confusione.
12
LUZZATTO A. :” Incontestabilità di registrazioni di marchio in relazione all’art.48 della legge sui marchi” Riv.
prop. ind. 1957 pag.217 afferma infatti:<< Questa frase non è stata riportata, forse perché il legislatore del 1942 la
riteneva superflua, essendo il diritto di continuare l’uso nei limiti della preesistente diffusione sancito comunque per
altra disposizione di legge. Ma è evidente che da questa precisazione risulta che i segni precedenti a cui si riferiva
l’art.99 potevano essere soltanto come quelli non registrati come marchio, perché la norma sarebbe stata altrimenti
superflua e contraddittoria avendo il titolare del marchio registrato antecedentemente, per effetto della registrazione,
comunque il diritto di continuare ad usare il proprio marchio in qualsiasi limite e non solo in quello dalla precedente
diffusione, un criterio quest’ultimo tipicamente riferito al marchio non registrato…>>
Si forma, infatti, un’interpretazione divisa fra giurisprudenza e dottrina: la Corte di
Cassazione confina la convalidazione nell’ambito di applicazione prima precisato,
negandone l’ammissibilità nel caso di conflitto tra marchi entrambi registrati o
entrambi di fatto
13
, tra marchio e ditta
14
o tra ditte, tra marchio registrato e marchio di
fatto usato successivamente.
Quest’interpretazione sembra sostenuta anche dall’art.6 bis della convenzione di
Unione di Parigi del 06/11/1925, con il quale i paesi aderenti si impegnano a
convalidare un marchio registrato in buona fede ed usato senza contestazioni per tre
anni, malgrado la preesistenza di altro marchio notoriamente conosciuto
15
.
13
Con la sentenza n.103 del 16/01/1964 la Cassazione dichiara che <<l’art.48 si applica in caso di conflitto tra marchio
usato e marchio registrato successivamente, poiché privilegia quest’ultimo in virtù della registrazione. Quindi lo stesso
articolo non si può applicare al conflitto tra marchi entrambi di fatto>>. Foro ital. 1964 I pag.512.Nello stesso senso la
sent. del 16/10/1969 n. 3343 Foro ital. Rep.1969 voce marchio n.86 << L’art.48 prevede l’ipotesi che il brevetto di cui
sia contestata la validità, riguardi un marchio d’impresa costituito da una parola, una figura, un segno che possono
essere confusi con parole, figure o segni di fatto in precedenza da altri usati, per contraddistinguere prodotti o merci
dello stesso genere e non riguarda, invece, il caso che sussista possibilità di confusione con parole, figure o segni
protetti da altro marchio registrato; onde la norma in questione si applica al conflitto tra marchio di fatto, preusato con
notorietà generale, e marchio confondibile successivamente depositato, e non si applica, invece, nel caso di conflitto tra
due marchi entrambi registrati o di conflitto tra due marchi di fatto >>.
14
Cassazione sentenza n. 6678 del 3/08/1987 << essendo l’art.48 una regola dettata esplicitamente per la materia dei
marchi tale da farne un diritto singolare, non generalizzabile>> ne esclude l’applicazione non solo al caso di marchi
entrambi registrati o entrambi di fatto, ma, nello specifico, al caso di ditte o denominazioni sociali valendo per esse
l’art.2564. Giur. Ann. Dir. ind. 1987 n.2102 pag.44. Nello stesso senso Cassazione sent. n. 1257 del 26/02/1979 in Riv.
Dir. comm. 1979 II pag. 241-242 << La risposta negativa si desume agevolmente dall’art.14 legge marchi. Esso vieta di
usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o la denominazione di una società,
nonché di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di un impresa… ed apporli sopra stabilimenti… La società nelle
ipotesi previste non si presta ad essere ricompresa nel riferimento che l’art.48 fa al nome di persona. Non vi si presta in
particolare l’ipotesi della ditta, della ragione sociale e della denominazione di una società, data la diversità di disciplina
del rapporto fra tali segni distintivi ed il marchio, rispetto al rapporto fra marchio e nome di persona,. e la ratio di tale
disciplina. Questa ratio risiede nella funzione concorrenziale che i segni distintivi dell’imprenditore ( e non anche il
nome di persona) possiedono in comune con il marchio. Muovendo da questa constatazione il legislatore in tema di uso
del nome altrui come marchio, ha posto la sola limitazione costituita dalla possibilità di pregiudizio alla fama, al credito
o al decoro degli aventi diritto. In tema di uso come marchio della ditta, della ragione sociale e della denominazione
sociale di altri imprenditori, ha posto invece un divieto illimitato… E’ chiaro dunque che la sfera di applicazione
dell’art.48 l.m. …non comprende il caso di un marchio che usurpi la ditta, la ragione sociale, o la denominazione
sociale di altro imprenditore…>>. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 4/12/1975 nega la sanatoria nel caso
di marchio e ditta in quanto si realizza in questo caso un ipotesi di marchio non solo invalido ma anche illecito in
violazione degli artt.13 e 14, e poi, argomentando ulteriormente, perché il nome civile menzionato dall’art.48 non
comprende la ditta o denominazione sociale, avendo quest’ultima una funzione concorrenziale, dimenticando(afferma il
TOSATO nella nota alla stessa sentenza) che la stessa funzione viene assunta dal nome nel momento in cui viene usato
come marchio e che lo stesso art.48,al di là del fatto che non fa nessuna distinzione tra invalidità e illiceità, sana una
ipotesi al suo 3^ comma altrettanto illecita in quanto in violazione dell’art.14
15
Trib. di Catania 25/01/1977 Giur. Ann dir. ind. 1977 n. 917 pag.248 che afferma << Per costante interpretazione
giurisprudenziale la sanatoria prevista dall’art.48 l.m., opera solo ove si versi in caso di conflitto tra un marchio
All’orientamento della giurisprudenza di legittimità si contrappone l’orientamento di
una parte della giurisprudenza di merito, specie quella milanese
16
, che tende ad
estendere i confini dell’art.48 perlomeno al caso di conflitto tra marchi registrati,
arrivando a criticare apertamente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione,
definendola troppo formale.
Al dibattito in giurisprudenza segue un ampio dibattito anche in dottrina.
A sostegno della tesi restrittiva
17
vi sono i seguenti argomenti: 1) l’art.48 parla
chiaramente di marchio conosciuto alla data della domanda e, con questo termine,
non può che intendersi solo ed unicamente il marchio di fatto, altrimenti sarebbe stato
usato il termine registrato o brevettato
18
; 2) la buona fede in capo a chi chiede la
registrato ed un marchio di fatto. La giurisprudenza e la più autorevole dottrina hanno escluso l’applicabilità della
norma nel caso di conflitto tra due marchi entrambi registrati ed ancor più tra due marchi di fatto, facendo leva sul
fondamento della tutela apprestata dalla norma e sulla sua chiara interpretazione letterale, nonché sul disposto dell’art.6
bis della Convenzione di Parigi,… che espressamente prevedeva il solo caso di conflitto tra marchio registrato e
marchio di fatto e che, pur non immessa nel nostro ordinamento, non è pensabile sia stata trascurata nella disciplina
interna data alla materia >>.
16
Trib. di Milano 29/04/1985 in Giur. Ann. Dir. ind. 1985 pag.576 << E’ ben noto al collegio e non giova più
richiamarlo il contrario indirizzo spesso seguito dalla S.C. e non condiviso, altrettanto spesso, da questo tribunale per
l’inappagante sua enunciazione, fondata su dati essenzialmente formali ed in ultima analisi conducente ad una portata
riduttiva della disciplina enunziata dall’art.48 legge cit. Se è vero che una interpretazione fondata solo sulla filologia
del participio conosciuto si appalesa abbastanza fragile, è invece più corretto pensare che l’art.48 abbia inteso
disciplinare ogni ipotesi di conflitto quando e purchè sussistano buona fede e mancanza di contestazioni nel
quinquennio…>>; App. di Milano 25/09/1984 ivi 1984 pag.634 << L’interpretazione che esclude dall’ambito di
applicazione della norma le ipotesi di conflitto fra marchi entrambi registrati, pur trovando il conforto della
interpretazione del giudice di legittimità … appare inappagante perché fondata su dati essenzialmente formali, che
lasciano in ombra due elementi incidenti sulla buona fede: la differenza tra segni operanti concretamente sul mercato e
segni obsoleti da tempo usciti dal circuito economico; l’ampiezza dei registri sia nazionali che internazionali in cui,
mentre è possibile rintracciare lontane e vicine affinità di segni distintivi, appare del tutto aleatoria la possibilità di
acquisire quella certezza scopo primo della registrazione… >> ; nello stesso senso Trib. di Milano 16/09/1982 ivi 1982
pag.603; brevemente Trib. di Milano 28/06/1979 ivi 1979 pag.592 e Trib. di Milano 05/11/1979 ivi pag.781; Trib. di
Milano 11/03/1976 ivi 1976 pag.293
17
MANGINI V.: “Sulla cosiddetta convalidazione del marchio nullo” Giur. It. 1964 pag.1343; ASCARELLI T.:
”Teoria della concorrenza e dei beni immateriali” 1960 pag.497-498
18
Cassazione 23/06/1967 n. 1527 relativa al conflitto tra i marchi KNORR-KRONE in Foro pad. 1967 I pag. 936 e seg.
<< …siffatta interpretazione logica e sistematica è confermata dalla interpretazione meramente letterale. Il legislatore
parla di segno già conosciuto al momento della domanda: tale aggettivo, che si contrappone all’altro registrato o
brevettato, è usato dalla legge insieme al sinonimo noto, solo per indicare il marchio usato di fatto…>> e ancora <<
…l’art.47 n.3 dispone che il brevetto è nullo se è stato concesso per un marchio che abbia già formato oggetto di
brevetto avente effetto da data anteriore. Quindi l’articolo in esame prevede il conflitto tra marchi entrambi brevettati e
questo conflitto è regolato sulla base dell’anteriorità temporale della brevettazione, nel senso che prevale il marchio
brevettato prima. Principio di carattere fondamentale e che invece subirebbe gravissima deroga, non scevra di notevole
confusione pratica, che il legislatore, con l'adottare il criterio temporale ha voluto evitare, ove si interpretasse l’art.48
nel modo estensivo voluto dal ricorrente riferentesi anche al conflitto tra marchi brevettati…>> ; nello stesso senso
convalida viene esclusa dalla pubblicità legale realizzatasi con la registrazione; 3) la
natura eccezionale
19
della norma non ne permette un’estensione analogica.
4) Infine, ultimo argomento
20
è quello secondo cui l’applicazione al caso di conflitto
tra marchi entrambi registrati porterebbe ad ammettere la contemporanea validità di
brevetti uguali in capo a titolari diversi, in contrasto con l’art.47 n.3. Per evitare
questo contrasto, si dovrebbe introdurre un’ulteriore ipotesi di decadenza oltre a
quelle espressamente previste dalla legge speciale.
Tutte queste tesi sono efficacemente confutate
21
: la prima in quanto il termine
conosciuto compare in articoli che fanno riferimento sia al marchio di fatto sia al
marchio registrato, come per esempio l’art.11 l.m.; quindi, non è lecito affermare che,
quando lo stesso termine viene usato dall’art.48 l.m., la legge sia da riferirsi solo al
primo
22
. La seconda in quanto si afferma che la pubblicità legale non genera una
ancora la Cassazione con sent. 29/03/1965 n. 549 relativa al marchio YOMILK in Giust. Civ. 1965 I pag.1643 << …ciò
si desume , anzitutto, dalla chiara dizione della norma, che, parlando di uso pubblicamente fatto in buona fede di una
parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, non può che riferirsi ad una situazione di fatto,
poiché, se così non fosse, si sarebbe detto parola, figura o segno altrui, ancorché costituenti un marchio che abbia già
formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore…>>
19
Cassazione 16/01/1964 n. 103 con la quale stabilisce che il carattere eccezionale della norma, apportante delle
deroghe alla regole generali sulla nullità ed impugnabilità dei brevetti, ne impedisce una applicazione al di fuori
dell’ipotesi prevista.
20
Cassazione 12/10/1957 n.3760 Giur. It. 1958 I pag.818 << … Né potrebbe ammettersi, come la ricorrente pretende,
un’applicazione estensiva del citato art.48 al caso di conflitto di brevetti, ritenendosi che il brevetto posteriore ( nullo )
sia suscettibile di convalidazione in dipendenza del pubblico uso quinquennale e in buona fede da parte del titolare: con
la conseguenza, nel caso in esame, che dovrebbero considerarsi convalidati i brevetti della Sryria. Infatti una tale
interpretazione dell’art.48 porterebbe ad ammettere, in contrasto con la richiamata norma dell’art.47 n.3, l’assurda
contemporanea validità di brevetti, appartenenti a titolari diversi, che avendo ad oggetto marchi uguali o simili, siano
fra loro manifestamente incompatibili. A ciò non potrebbe ovviarsi che ammettendosi, in virtù della convalidazione del
brevetto posteriore, la decadenza di quello anteriore; …>>.
21
ROTONDI M. :”La mancata difesa del marchio e l’art.48 r.d. 21 giugno 1942 n.929” Riv.trim. di dir. e proc. civ.
1968 pag.79-80; SGROI V. “Confondibilità fra marchi registrati e convalidazione” Giust. Civ. 1965 I pag.1645;
PENNISI R. op.cit. pag. 73 e seg.
22
Trib. di Milano 16/09/82 già cit. afferma << …è stato correttamente rilevato come il participio conosciuti ivi
figurante si ritrova pure, del tutto identicamente, nell’art.11 dove esso abbraccia entrambi i tipi di marchio: di qui
l’intrinseca debolezza di un interpretazione appoggiata ad indicazioni meramente letterali del’art.48…>> pag.611 ;
nello stesso senso App. di Milano 25/09/84 già cit. pag.652, Trib. di Milano 11/03/76 già cit. pag.304
presunzione di conoscenza, ma ha la funzione di << rendere conoscibile un atto od un
fatto senza la presunzione di realizzare l’acquisizione della conoscenza effettiva >>
23
;
quindi non è sufficiente da sola ad escludere la buona fede e di conseguenza
l’applicazione dell’48 l.m..
La terza in quanto è l’effetto di un’interpretazione restrittiva aprioristica,
un’interpretazione che vuole negare a tutti i costi l’applicazione della convalida nel
caso di conflitto tra marchi registrati
24
. Infine, nell’ultima tesi, ci si dimentica che
l’art.47 fa salvo l’art.48, che la coesistenza di marchi confondibili si verifica anche
nel caso di convalidazione di un marchio registrato rispetto ad un marchio di fatto, e
l’eventuale decadenza sarà l’effetto di una previsione interna all’art.48, come voluta
dalla legge
25
.
23
Trib. di Milano 16/09/1982 già citata pag.612 << …e non risulta che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo
decisivo alla c.d. conoscibilità legale come surrogato o come sostitutivo della conoscenza effettiva. Anzi proprio perché
la norma parla di uso in buona fede del marchio ne deriva che la fattispecie della convalida include, tra i suoi elementi
costitutivi, anche lo stato di ignoranza effettiva. Tutt’al più può affermarsi , in virtù di un principio generale
dell’ordinamento che si è voluto cogliere nell’art.1147 c.c., che lo stato di ignoranza non possa giovare all’acquisto
quando derivi da colpa grave; ciò peraltro comporta soltanto l’esigenza di accertare caso per caso se, in relazione alle
circostanze del caso seguito possa o no ravvisarsi un’ignoranza scusabile , ma non autorizza a formulare un’equazione
tra avvenuta registrazione e ignoranza colpevole…. Giacchè se il mero fatto della registrazione rende colpevole
l’ignoranza dell’utente successivo ( fa cioè presumere iuris et de iure la colpevolezza della mancata conoscenza)
identica presunzione avrebbe dovuto logicamente stabilirsi riguardo all’ipotesi di marchi di fatto, la cui notorietà
generale rende semmai ancor meno plausibile un'ignoranza incolpevole da parte dell'utente medesimo… >> ; nello
stesso senso Trib. di Milano 11/03/1976 già citata pag.304
24
In questo senso anche Trib. di Milano 29/04/1985 già citata laddove afferma << …Né appare avere rilevanza in
contrario l’argomento che la norma è di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica : questa appare
una limitazione aprioristica della portata della norma stessa perché ne dà per scontato il contenuto prima di una sua
verifica di coerenza col sistema e con le finalità primarie palesate…>> pag.580 ; App. di Milano 25/09/1984 << …
Come ha posto in evidenza il tribunale, con motivazione che non può non essere condivisa, sostenere che l’analogia non
è ipotizzabile nel caso di norma eccezionale, quale dovrebbe essere considerato il fenomeno disciplinato dall’art.48
l.m., significa limitare aprioristicamente la portata precettiva della disposizione, dando per scontato che la stessa non
disciplini direttamente tutte le ipotesi di conflitto, quando egualmente sussista buona fede e mancanza di contestazioni
nel quinquennio…>> pag. 652 ; Trib. di Milano 16/09/82 e 11/03/76 già cit.
25
Trib. di Milano 16/09/82 già cit. : << L’affermazione trascura di considerare che: a) l’ipotizzata conseguenza si
verificherebbe pure nell’incontroverso caso di convalidazione rispetto al marchio di fatto con notorietà generale, la cui
preesistenza sul mercato è di norma parimenti distruttiva, secondo le regole generali della validità di un marchio
successivo ad esso uguale o simile. Orbene se si ammette che con riferimento al marchio di fatto avente notorietà
generale l'effetto della convalidazione è quello di affiancare un altro marchio a quello preesistente, deve pure convenirsi
nella conclusione che il legislatore, con l’art.48, ha in realtà voluto derogare al principio della esclusività del marchio.
Talchè la contemporanea esistenza di due validi brevetti per marchi uguali o simili non può essere invocata come
ostacolo per l’allargamento interpretativo dell’art.48, né potrebbe esservi alcuna incompatibilità con l’art.47 nel quale
anzi l’eccezione alla regola generale sarebbe già prevista; b) ove invece per effetto della convalidazione dovesse
2) Cimiteri e fantasmi di marchi
Molto forte è, inoltre, l’esigenza di impedire quella diffusa tendenza a disseppellire
marchi ormai obsoleti per rendere nulli quelli che sono marchi più che vitali, al fine,
in genere, di difendersi da un azione di contraffazione
26
(dato che il titolare di un
marchio nullo non può agire per difenderlo).
Analizziamo a titolo esemplificativo il caso “Domino” affrontato dal tribunale di
Milano il 17/09/92
27
. La soc. Bassani Ticino S.p.A., titolare fin dal 1955 del marchio
“Domino” usato per prodotti elettrici, promuove azione di contraffazione contro la
soc. Canalplast S.r.l., rea di aver usato il marchio altrui per prodotti affini dal 1988 in
poi. La convenuta cerca di difendersi attraverso la domanda riconvenzionale di nullità
del marchio della soc. attrice in quanto preceduto da alcuni marchi internazionali
depositati negli anni 1951 e 1955.
ritenersi caducato il marchio preesistente, ciò sarebbe effetto di una previsione interna all’art.48, talché quest’ulteriore
causa di decadenza sarebbe ammissibile per il fatto stesso di essere voluto dalla legge..>> pag.611. Nello stesso senso
Trib. di Milano 11/03/76 e Corte d’Appello di Milano 25/09/84 già cit.
26
PENNISI R. op. cit. pag.86 riferendosi all’opera “Cimiteri e fantasmi di marchi “ di FRANCESCHELLI R. in Riv.
Dir. ind. 1974 I pag.5 scrive: <<…L’utilità del ricorso alla norma di cui all’art.48 l.m. si coglie maggiormente se si
tiene presente che certa giurisprudenza ha interpretato l’art.19 l.m. in maniera tale che qualunque registrazione di
marchio anteriore, ancorché non rinnovata o decaduta, rende invalida qualunque registrazione posteriore. Invalidità che
può essere dichiarata anche dopo moltissimo tempo, su richiesta di qualunque terzo. In questo modo i contraffattori
convenuti in giudizio fanno la ricerca di eventuali marchi confondibili con quello dell’attore, ex post, per salvare il
salvabile. I registri italiani hanno ormai più di un secolo di vita e le registrazioni in esso contenute sono centinaia di
migliaia. Diventa quindi facile trovare qualche antica registrazione confondibile con quella dell’attore…>> e
riconoscendo errata tale interpretazione dell’art.19 l.m. poiché non trova applicazione nel caso di marchio preregistrato
mai utilizzato ammette una certa difficoltà nel caso in cui << il marchio anteriore sia stato sì utilizzato, per un certo
periodo, ma non lo sia più da molto tempo. Alcune decisioni hanno ritenuto che, in queste ipotesi, sia possibile ritenere
valido il marchio posteriormente registrato, ma a condizione che del primo marchio si sia perso il ricordo…>> e la
difficoltà sta proprio in questo; Trib. di Milano 17/09/1992 in Giur. Ann. Dir. ind. 1992 pag.817 e Trib. di Roma
25/02/1988 in Giur. Ann. Dir. ind. 1988 ,pag.522 <<… la più attenta giurisprudenza estende ormai anche all’ipotesi di
conflitto di marchi registrati l’istituto della convalidazione proprio al fine di evitare che mediante operazioni di
dissepoltura di marchi obsoleti possano essere travolti marchi vitali utilizzati sul mercato…>>
27
In Giur. Ann. dir. ind. 1992 pag. 816
Il tribunale, aderendo alla tesi che estende l’applicazione dell’istituto della
convalidazione anche al conflitto tra marchi registrati, dichiara il marchio “Domino”
convalidato.
Questo è un chiaro esempio di ciò che si affermava: mancando un chiaro indirizzo
legislativo, la Soc. Canalplast S.r.l. cerca di difendersi dall’azione di contraffazione
cercando e trovando nel registro un marchio anteriore confondibile con quello
dell’attore, registrato agli inizi degli anni cinquanta. E non è detto che i tribunali
aderiscano sempre alla tesi del tribunale di Milano or ora ricordata. Infatti, è cosa più
che normale che venga dichiarato nullo il marchio di chi agisce in contraffazione,
conformemente all’indirizzo della Corte di Cassazione, la quale esclude
l’applicazione della convalida al caso di conflitto tra marchi registrati. Così, al danno
si aggiunge anche la beffa.
3) La principale novità della riforma del 1992
Con il decreto n.480 del 1992 il legislatore dà un taglio a questa situazione,
ampliando l’ambito di applicazione della convalida anche e soprattutto al conflitto tra
marchi entrambi registrati attraverso il rinvio inserito nel nuovo art.48 l.m. all’art.17
l.m. lett. “d” ed “e”. Tali disposizioni rendeno privo della novità il marchio preceduto
da un altro identico o simile usato per prodotti identici o affini.
La stessa giurisprudenza milanese, principale sostenitrice di un’interpretazione più
ampia del vecchio art.48, ammette la portata innovativa della nuova norma. Il
Tribunale di Milano si esprime in questi termini nella controversia nata sul marchio
“Grand Marnier”
28
:<< Il nuovo testo dell’art.48 ha fortemente innovato il punto di
cui trattasi, rendendo applicabile il meccanismo della convalidazione anche nel
conflitto fra due marchi registrati ed è stato proprio in funzione di tale rilevante
innovazione che il legislatore, nelle norme transitorie ha sentito l’esigenza di fissare il
quinto anno della entrata in vigore del d.lgs. del 1992 il termine per l’applicazione
della nuova normativa, ai marchi in precedenza rilasciati…>>.
Ovviamente tutta la giurisprudenza constata la portata innovativa della norma su
questo punto, senza lasciare al riguardo nessun dubbio
29
.
4) Il caso degli altri segni distintivi tipici
Dubbi vi sono invece per quanto riguarda l’altro tipico conflitto concernente il
marchio da una parte e la ditta, insegna, denominazione o ragione sociale dall’altra.
L’art.48 l.m., infatti, non contiene nessun riferimento all’art.17 lett. “c”, in cui si
stabilisce la mancanza di novità del marchio contenente un segno distintivo altrui
quale ditta, insegna o ragione sociale.
28
Trib. di Milano 25/09/97 in Giur. Ann. dir. ind. 1998 pag.398
29
In questo senso Trib. di Roma 12/05/95 in Giur. Ann. dir. ind. 1995 pag.1010; Trib. di Torino 30/10/96 in Riv. Dir.
ind. 1997 pag.465
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