La convalidazione del marchio

L’istituto della convalidazione del marchio d’impresa viene disciplinato dall’art. 48 della legge speciale n.929 del 1942.
Attraverso quest’istituto si consolida una situazione di fatto facendovi corrispondere una situazione di diritto. Si preclude, infatti, la possibilità di reagire con una azione di nullità o di contraffazione al titolare del marchio che abbia tollerato, per almeno cinque anni, la violazione del proprio diritto di esclusiva da parte del terzo.
La ratio della norma contenuta nell’art.48 l.m. viene individuata nella tutela dell’affidamento consapevolmente generato nel terzo; affidamento di cui si è reso responsabile il titolare originario del marchio attraverso una cosciente inerzia nel reagire. Infatti, trascorsi cinque anni dal momento della conoscenza dell’uso illegittimo altrui del proprio marchio, la tardiva reazione del registrante anteriore viene considerata come manifestazione della volontà di impadronirsi del valore di avviamento insito nel marchio posteriore.
La convalidazione non è applicabile nel momento in cui, all’atto della domanda, il terzo conoscesse l’esistenza del marchio altrui; in termini più precisi, nel momento in cui non sia in buonafede.
L’originario art.48 l.m. ha subito molte modifiche in seguito al decreto legislativo n.448 del 1992, al decreto n.198 del 1996 e al decreto n.447 del 1999. Soprattutto il primo ha chiarito questioni che, precedentemente, avevano dato origine ad ampi e profondi contrasti all’interno della giurisprudenza e della dottrina giuridica: l’ambito di applicazione della norma, la nozione di buona fede, la nozione di tolleranza e, infine, gli effetti della convalidazione sul marchio anteriore e sul marchio convalidato.
L’analisi di alcuni casi giurisprudenziali successivi alla riforma del 1992 aiuta a capire come sono cambiati questi concetti.
L’istituto italiano della convalidazione è analogo ad altri istituti previsti da altri ordinamenti, come la Verwirkung dell’ordinamento tedesco o l’estoppel by acquiescence dell’ordinamento anglosassone.
Questi istituti possono essere ricondotti alla dottrina dell’abuso del diritto, le cui origini vanno ricercate molto indietro nel passato, precisamente nel diritto romano con l’exceptio doli generalis. Esso costituiva un mezzo pretorio a tutela di quel soggetto che veniva citato in giudizio in maniera dolosa. In questo caso con dolo non si intendeva il tipico dolo negoziale, ma un comportamento contrario ai canoni della correttezza.
Si può infatti definire scorretto il comportamento volto non a tutelare il proprio diritto, ma a beneficiare del lavoro altrui cercando di impadronirsene, come avverrebbe nel caso in cui non fosse possibile paralizzare l’azione di nullità o di contraffazione attraverso la convalidazione del proprio marchio.