Strategie di brand management e contabilizzazione del marchio: il caso A.S. Roma S.p.A.

INTRODUZIONE 
Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare a 
trecentosessanta gradi tutti gli aspetti relativi al trattamento 
contabile del marchio, un’ attività intangibile d’azienda che senza 
dubbio riveste un ruolo centrale nella moderna economia. Tutto 
ciò verrà sviluppato anche nella prospettiva strategica delle 
imprese, ovvero con riferimenti concreti ai comportamenti da 
queste attuati in tema di contabilizzazione del marchio. 
Si procederà tenendo conto della normativa che regola la materia, 
la quale è stata recentemente oggetto di significativi mutamenti 
dovuti al processo armonizzazione in atto a livello comunitario e 
internazionale, un processo culminato con l’adozione in un gran 
numero di Paesi, e non solamente quelli dell’area UE, di principi 
contabili uniformi. 
All’esito di un’approfondita analisi, ci si accorgerà che l’avvento dei 
nuovi standards, pur innovando in varie direzioni rispetto al 
passato, ha lasciato sostanzialmente irrisolte alcune questioni 
spinose, in special modo quelle riguardanti l’iscrizione in bilancio 
dei marchi generati internamente o acquisiti a titolo gratuito. 
Unitamente a questo si vedrà, anche grazie all’esposizione di 
metodi di brand valuation molto evoluti, che lo stesso valore di 
rilevazione del marchio in bilancio, corrispondente in virtù delle 
prassi contabili vigenti al costo storico, risulta spesso, con il 
passare del tempo e con l’affermazione del segno presso il 
pubblico, di gran lunga inferiore, soprattutto per le imprese di 
maggiori dimensioni, al suo reale valore economico. 
Lo scenario emergente sarà quindi quello di una normativa che 
necessita di essere affinata, soprattutto allo scopo di rendere 
l’informativa contabile più veritiera e corretta per quanto riguarda 
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la situazione patrimoniale dell’impresa e le sue prospettive di 
crescita. 
In conclusione, la discussione verrà corroborata dalla trattazione 
di un caso concreto, quello di “A.S.Roma S.p.A.”, che si inserisce 
alla perfezione nelle tematiche affrontate e che perciò sarà 
esaminato dettagliatamente. Si noterà come una serie di 
contingenze, relative al settore calcistico, abbiano reso necessaria 
l’attuazione di una particolare operazione societaria che ha 
coinvolto il ramo commerciale dell’azienda, ivi compreso il 
marchio, portando con sé interessanti implicazioni a livello 
contabile. Grazie a tale operazione, infatti, “A.S.Roma S.p.A.” è 
riuscita a superare i limiti imposti dalla normativa e, in sostanza, a 
far comparire in bilancio il valore del proprio marchio generato 
internamente. 
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1. IL MARCHIO D’IMPRESA 
1.1. Nozione 
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi 
dell’impresa. Insieme alla ditta e all’insegna, esso assolve la 
funzione di individuare e distinguere l’impresa sul mercato, 
favorendo la formazione ed il mantenimento della clientela. Il 
pubblico è infatti messo nelle condizioni riconoscere i 
prodotti/servizi dei vari operatori economici e di operare delle 
scelte consapevoli. Accanto a questa funzione primaria, 
soprattutto nel caso del marchio, l’evoluzione della struttura del 
mercato e delle strategie aziendali ha favorito la comparsa di 
nuove peculiarità connesse ai vari segni, che oggi non sono più 
solo gli elementi che permettono la distinzione tra le offerte 
concorrenti, ma svolgono anche un importante ruolo di 
comunicazione, informazione, garanzia della qualità e persino di 
veicolo di ragguardevoli investimenti pubblicitari. 
Da qui l’esigenza di una disciplina giuridica efficace, vista la 
molteplicità degli interessi coinvolti, che comprendono anche 
quello generale dei consumatori e che perciò finiscono talvolta col 
configgere, e vista la tendenza di tali interessi ad intensificarsi e 
ad allargarsi rapidamente. 
1.2. Il quadro normativo 
Il marchio d’impresa è disciplinato sia dall’ordinamento nazionale 
che da quello comunitario ed internazionale. 
Il marchio nazionale è regolato dagli artt. 2569-2574 cod.civ. e dal 
codice della proprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005). 
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Il marchio comunitario, il quale consente di ottenere un segno che 
produce gli stessi effetti in tutta l’Unione Europea, è stato istituito 
con il regolamento Ce n.40/94 del 20-12-1993. 
La disciplina internazionale è infine dovuta a due Convenzioni 
(Convenzione d’Unione di Parigi del 1983 e Accordo di Madrid del 
1991), che consentono di semplificare le procedure per accedere 
alla tutela del marchio nei singoli Stati aderenti secondo le 
rispettive discipline nazionali. 
E’ tuttavia possibile desumere alcuni principi comuni alle varie 
normative, le quali sotto molti aspetti tendono sempre più alla 
convergenza grazie allo sforzo di armonizzazione messo in atto 
dagli organismi comunitari e internazionali. 
Tali principi possono così essere fissati: 
a) l’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione del 
proprio marchio. E’ tenuto però a rispettare determinati 
requisiti, volti ad evitare inganno e confusione sul mercato, 
a pena di nullità del marchio stesso; 
b) l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo del proprio 
marchio. La tutela di tale diritto si fonda sull’istituto della 
registrazione del marchio, che può essere effettuata a livello 
nazionale, comunitario ed internazionale con modalità 
diverse in ciascun caso; 
c) l’imprenditore può liberamente trasferire ad altri il proprio 
marchio, con alcune limitazioni che si vedranno in seguito. 
1.2.1. Requisiti di validità 
Il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: 
liceità, verità, originalità e novità. 
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Dunque, il marchio non deve in primo luogo contenere segni 
contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Il 
principio della verità vieta poi di inserire segni idonei ad 
ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza 
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Il 
marchio deve essere inoltre originale, ovvero composto in modo 
da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra 
tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato. Non 
possono perciò essere utilizzate, in quanto prive di capacità 
distintiva, le denominazioni generiche, come ad esempio la 
parola “scarpe” o la figura di una scarpa per un marchio di 
calzature. Ultimo requisito di validità è la novità, un ulteriore 
aspetto della capacità distintiva, complementare ma distinto 
rispetto all’originalità. Esso è caratterizzato dal fatto che il 
marchio deve presentarsi percettivamente avulso da marchi 
altrui già esistenti utilizzati per prodotti identici o affini, vale a 
dire destinati alla stessa clientela. Tuttavia, la rigorosa 
applicazione di tale regola può dar luogo a conseguenze 
particolarmente gravi (per il titolare del marchio e per il 
pubblico) quando si tratti di marchi celebri, che godono cioè di 
riconosciuta fama in tutto il territorio dello Stato (ad esempio, 
Ferrari, Coca-Cola, Marlboro ecc.). In questi casi, per espressa 
previsione normativa introdotta con la riforma del 1992, si è 
voluto garantire una più ampia tutela dei titolari di marchi 
celebri, estendendo per questi ultimi il requisito della novità 
anche ai prodotti e servizi non affini, appartenenti quindi a 
settori completamente diversi (ad esempio, è non nuovo il 
marchio delle auto Ferrari utilizzato da un produttore di 
orologi). 
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Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del 
marchio, che può riguardare anche solo parte dei prodotti o 
servizi dell’impresa. 
1.2.2. Registrazione del marchio e cause di decadenza 
Il titolare di un marchio, rispondente ai requisiti di validità 
indicati nel paragrafo precedente, ha diritto all’uso esclusivo 
dello stesso. Il contenuto del diritto e la relativa tutela sono 
però sensibilmente diversi a seconda che il marchio sia stato o 
meno registrato. 
Nel nostro Paese la registrazione, che estende gli effetti del 
diritto a tutto il territorio nazionale, viene eseguita tramite 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, istituito presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. La registrazione nazionale è poi 
presupposto per poter estendere la tutela in ambito 
internazionale, attraverso la successiva registrazione presso 
l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI) di 
Ginevra. Per il marchio comunitario la registrazione, 
indipendente da quella nazionale, ha luogo invece presso 
l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di 
Alicante (Spagna). 
Il diritto all’esclusiva è comunque più forte nel caso dei marchi 
celebri, la cui tutela è stata, come detto, svincolata dal criterio 
dell’affinità merceologica. 
La tutela nazionale dura dieci anni ma è rinnovabile per un 
numero illimitato di volte, sempre con efficacia decennale, 
assicurando perciò una copertura pressoché perpetua, salvo che 
non sia successivamente dichiarata la nullità del marchio 
oppure non sopravvenga una delle seguenti cause di decadenza 
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dalla titolarità del diritto medesimo (oltre che, ovviamente, in 
seguito ad esplicita rinuncia da parte del titolare): 
a) Decadenza per non uso per un periodo di tempo continuato 
non inferiore a cinque anni. 
b) Decadenza per sopravvenuta volgarizzazione, nel caso in cui 
il marchio sia divenuto, con il passare del tempo, una 
denominazione generica del prodotto o del servizio cui 
afferisce, in ogni caso perdendo la sua originaria capacità 
distintiva (è noto l’esempio dei marchi “Biro” o 
“Cellophane”). 
c) Decadenza per sopravvenuta decettività, nel caso in cui il 
marchio sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il 
pubblico, perdendo in tal modo il requisito della verità. 
d) Decadenza per sopravvenuta illiceità, nel caso, 
evidentemente, di perdita del requisito della liceità. 
Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. In 
particolare, il titolare il cui diritto di esclusiva sia stato leso da 
un concorrente, può promuovere contro questi l’azione di 
contraffazione, volta ad ottenere l’inibitoria alla continuazione 
degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti 
degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali 
(etichette, cartelloni pubblicitari ecc.) per mezzo delle quali è 
stato attuato il comportamento illecito. Resta ferma la 
possibilità di agire per il risarcimento dei danni se sussiste dolo 
o colpa del contraffattore. 
Per chi invece ha fatto uso di un marchio senza registrarlo la 
tutela è limitata alla facoltà di continuare a usarne, nonostante 
la registrazione da altri ottenuta, nei limiti territoriali e settoriali 
in cui anteriormente se ne è avvalso. 
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1.2.3. Trasferimento del marchio 
In passato, veniva sancita la radicale inammissibilità dell’ipotesi 
di trasferimento del marchio, sia a titolo di proprietà (cessione) 
che a titolo di mero godimento (licenza), a soggetti estranei 
all’organismo economico che lo aveva validamente registrato, 
nel caso in cui tali operazioni non avessero anche comportato il 
contestuale trasferimento dell’azienda, o del ramo d’azienda, al 
quale il segno distintivo originariamente afferiva (in questo il 
marchio era uniformato al trattamento previsto per gli altri 
segni distintivi, ossia ditta e insegna): la perentorietà di tale 
orientamento doveva ricercarsi nell’intendimento del legislatore 
di tutelare il buon affidamento dei potenziali consumatori, i 
quali ultimi, venendosi in caso di trasferimento a spezzare il 
legame esistente tra marchio e fonte produttiva, avrebbero 
potuto essere tratti in inganno circa l’effettiva origine dei beni 
acquisiti. 
Con la riforma del 1992 ha avuto luogo una consistente virata 
verso la liberalizzazione del regime di circolazione, grazie 
all’abolizione del precedente collegamento fra trasferimento 
dell’azienda (o di un ramo della stessa) e trasferimento del 
marchio. 
Una svolta attuata uniformandosi ad analoghe disposizioni 
vigenti nei principali Paesi industrializzati e allo stesso 
orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli 
anni, che invero aveva già cancellato nella pratica il divieto di 
libera trasferibilità ponendo “…l’onere di provare il difetto della 
contemporanea cessione dell’azienda…a carico di chi lo alleghi 
come causa di nullità del trasferimento di un marchio” (Cass.-
sent. n.6259 del 20-11-1982). 
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