La limitazione del brevetto

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INTRODUZIONE 
 
Questo lavoro di tesi si immerge nel complesso sistema del diritto brevettuale, 
rientrante nel più ampio genus della proprietà industriale e intellettuale.  
L’obiettivo con cui questo scritto nasce e vuole prendere forma è quello di illustrare 
ed analizzare in tutti i suoi aspetti una recente modifica legislativa intervenuta in 
tema di limitazione del brevetto, ossia quell’istituto per cui il titolare di una 
privativa ha la possibilità, una volta che il titolo sia stato concesso, di ridurne 
volontariamente la portata al fine di evitare conflitti con documenti d’arte anteriore 
che potrebbero in futuro invalidarlo in tutto o in parte.  
 
Norma protagonista della trattazione sarà dunque l’art. 79,3 CPI, come novellata dal 
d.lgs. 131/2010 (c.d. “decreto correttivo”), la quale dispone:  
 
«In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre 
al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle 
rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di 
brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione 
conferita dal brevetto concesso». 
 
Questa formulazione della norma ha una grande portata innovativa, in primo luogo 
perché concede al titolare una facoltà totalmente inedita dato che il previgente terzo 
comma vietava che una situazione del genere venisse in essere, in secondo luogo 
poiché comporta numerosi risvolti e nuove problematiche sia sul piano sostanziale 
che processuale.  
 
La struttura e il percorso che questa tesi vuole seguire sono dettati da tre dati di 
fatto.
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In primo luogo si è riscontrato come sul tema vi siano pochi riferimenti da 
analizzare e confrontare, in quanto i commenti dei primi autori sulla norma in 
questione peccano spesso di superficialità, inoltre la confusione e l’incertezza 
sull’applicabilità dell’istituto pare rinvenibile nel fatto che la giurisprudenza non 
abbia ancora avuto modo di esprimersi in modo deciso ed esauriente, avendo 
affrontato fino ad ora  solamente singoli e specifici aspetti, su alcuni dei quali non vi 
è stata conformità di giudizio. 
 
In secondo luogo, anche per sopperire alla mancanza di riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali, ci si è accorti che per poter trattare dell’istituto della limitazione 
giudiziale occorre possedere un bagaglio conoscitivo non indifferente, dovendo 
avere ben chiaro sia da un punto di vista di analisi economica quali siano gli 
interessi in gioco da contemperare di volta in volta, sia da un punto di vista 
puramente disciplinare come risulti strutturato il nostro sistema brevettuale, quali 
norme regolamentino la procedura di concessione del brevetto e quali altre 
disciplinino il titolo nel corso del perdurare dell’esclusiva, comprese quelle 
riguardanti le vicende modificative ed estintive dello stesso. 
 
In terzo luogo, non è possibile trascurare che il diritto industriale italiano sta 
affrontando da parecchi anni un cammino di armonizzazione con quanto previsto 
dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, e segno evidente di questo percorso sono il 
Codice di Proprietà Industriale emanato nel 2005 e il successivo decreto correttivo 
promulgato nel 2010, i quali con grande sforzo hanno recepito molte disposizioni e 
principi praticati dall’European Patent Office; del resto anche l’art. 79,3 CPI altro 
non è che la trasposizione di alcune norme introdotte qualche anno prima nella 
CBE, così come revisionata da EPC2000. Sarà dunque necessaria, e sarebbe un grave 
errore trascurarla, la conoscenza, oltre che della normativa italiana, anche di quella 
prevista per il Brevetto Europeo, al fine di comprendere in tutti i suoi aspetti l’intera 
portata della norma di cui si tratterà. Oltre alle norme della CBE sarà di grandissimo 
aiuto l’analisi della prassi seguita dall’EPO, così come la lettura coordinata delle 
guidelines e delle rules, complementari alle norme previste da EPC2000.
III 
 
Partendo da questi tre presupposti si capisce che non è possibile trattare della 
limitazione del brevetto senza prima aver affrontato un percorso di studio mirato e 
approfondito, per questo motivo il lavoro che segue sarà strutturato in tre capitoli: i 
primi due, aderenti al dato normativo, si pongono lo scopo di inquadrare il sistema 
brevettuale nel suo complesso e il ruolo che in esso svolgono le rivendicazioni, la 
descrizione ed i disegni, e vogliono fornire tutti quegli strumenti che saranno 
necessari e propedeutici al terzo e ultimo capitolo, che tratterà esclusivamente della 
nuova ipotesi di riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa. 
Questo iter è lo stesso che l’autore ha dovuto affrontare lungo il lavoro di ricerca e di 
successiva redazione, e si è voluto riproporlo tale e quale affinché il lettore possa 
ripercorrere lo stesso cammino, con l’auspicio che anche quest’ultimo riesca, 
attraverso gli strumenti forniti nel corso della trattazione, ad affrontare l’istituto 
della limitazione con occhio critico, trovandosi magari in disaccordo con quanto 
sarà esposto, o proponendo in ogni caso altre differenti soluzioni. 
 
In via più specifica, si può anticipare che il primo capitolo intende focalizzare 
l’attenzione su quello che poi risulterà essere l’oggetto della riformulazione ex art. 
79,3 CPI, e cioè le rivendicazioni brevettuali. Verrà proposto a tal proposito uno 
studio ad ampio raggio su quest’ultime, finalizzato ad illustrare il doppio compito 
che l’ordinamento ad esse affida: in primo luogo si osserverà il contenuto della 
domanda brevettuale e si cercherà di capire quale posizione le rivendicazioni 
ricoprano all’interno della stessa insieme agli altri allegati, quali informazioni 
debbano contenere e quali siano le tecniche redazionali più appropriate; in secondo 
luogo sarà preso in considerazione l’oggetto del brevetto, ossia quell’ambito di 
protezione su cui il titolare ha diritto ad un godimento esclusivo, e sarà interessante 
comprendere quale ruolo abbiano le rivendicazioni nella definizione di tale oggetto. 
Per trovare una risposta a questo quesito risulterà necessario dare uno sguardo 
all’evoluzione storica delle rivendicazioni sia in Italia che in ambito internazionale 
ed europeo. 
 Infine, sulla base del ruolo che risulterà essere affidato oggi a tale elemento 
brevettuale, verrà presa in considerazione l’attività di interpretazione del brevetto e 
delle relative rivendicazioni, ossia quella attività finalizzata, dato un certo testo 
brevettuale, a determinare quale area di soluzione possa godere della privativa e
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quale invece risulti di dominio della collettività. A tal fine sarà opportuno, da una 
parte, analizzare il rapporto che intercorre tra le rivendicazioni e gli altri allegati 
della domanda, dall’altra, fare tesoro degli insegnamenti che derivano dalla 
normativa per il Brevetto Europeo in tema di interpretazione, in particolare dall’art. 
69 CBE ed il relativo Protocollo Interpretativo. 
 
Dopo aver trattato dell’oggetto della limitazione, il capitolo successivo si vuole 
occupare dell’aspetto dinamico e, al fine di inquadrare in seguito l’operazione di 
riformulazione, si propone di analizzare tutti quegli strumenti che il nostro 
ordinamento appresta per poter emendare il titolo brevettuale e in particolare le 
rivendicazioni. 
Per comprendere al meglio la disciplina e le implicazioni pratiche degli istituti che 
saranno presi in considerazione, si è voluto suddividere l’intero capitolo in due 
parti: in una prima sezione si osserverà quali sono le possibilità che il brevetto 
venga modificato dal titolare quando si trovi ancora allo stato di domanda, 
attraverso l’analisi dettagliata dell’art. 172 CPI in tema di correzioni della domanda 
e dell’art. 47 CPI in tema di priorità interna; nella seconda sezione ci si porrà lo 
stesso interrogativo nel caso in cui invece il brevetto sia stato già concesso 
dall’Ufficio Brevetti e non sia ancora scaduto il termine dell’esclusiva, e si tenterà di 
dare una risposta attraverso l’esame di alcuni istituti quali la limitazione del 
brevetto in sede amministrativa ex art. 79,1 CPI e della nullità parziale ex art. 76,2 
CPI. 
Nell’esaminare tutte queste fattispecie sarà importante considerare in quali modalità 
è possibile modificare un determinato brevetto, se in via integrativa, estensiva, o 
limitativa dell’ambito di protezione, ed entro quali margini, preclusioni e scadenze 
ogni operazione deve sottostare. Sarà oltremodo interessante cogliere quali 
differenze intercorrano tra le ipotesi in cui la modifica avvenga fino a che il brevetto 
sia ancora allo stato di domanda e le ipotesi in cui il brevetto sia già stato concesso, 
soprattutto in relazione alla libertà di intervento e all’ampiezza degli effetti che ne 
conseguono, e si vedrà che parametro di giudizio fondamentale sarà la tutela 
dell’affidamento dei terzi sul testo brevettuale.
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Tutto quanto appreso in questi due capitoli sarà, come già accennato, indispensabile 
per affacciarsi al terzo e ultimo capitolo, che vede protagonista a tutti gli effetti la 
norma ricamata dall’art. 79,3 CPI sulla riformulazione delle rivendicazioni nel  corso 
di un giudizio di nullità. Senza svelare troppo al lettore, ci si limita in questa sede ad 
affermare che l’originalità della fattispecie risiede nel fatto che oggi è concessa al 
titolare di un brevetto la possibilità di evitare, nel corso di un giudizio di nullità 
promosso da un terzo concorrente, che il proprio titolo venga dichiarato 
integralmente nullo con conseguente soccombenza e perdita in toto dell’esclusiva, 
tutto ciò mediante la sottoposizione di una riformulazione limitativa delle proprie 
rivendicazioni che, se accolta, potrebbe ridurre  la declaratoria ad una sentenza di 
nullità parziale del titolo. 
Come si vedrà, l’introduzione di questo nuovo terzo comma ha spalancato le porte a 
molteplici questioni, domande, critiche e proposte di soluzione. Si tratterà dunque 
di inquadrare innanzitutto la fattispecie, cercando di comprenderne la ratio nonché 
le ragioni che hanno portato alla sua emanazione, e lo si farà avendo un occhio 
puntato sull’ordinamento italiano e sulla giurisprudenza nostrana, e l’altro 
focalizzato sulle recenti modifiche intervenute nella normativa europea con 
l’introduzione dell’art. 138,3 CBE e in particolare della “procedura centralizzata di 
limitazione” ex artt. 105a e ss CBE. 
 
Dopodiché ci si calerà nel cuore delle problematiche applicative e sistematiche, 
confrontando in primo luogo  il fenomeno della riformulazione con quello molto 
simile della nullità parziale, per evidenziarne analogie e discrepanze dal punto di 
vista della sede di applicazione e degli effetti. 
Si affronterà poi l’aspetto sostanziale dell’operazione di riformulazione, cercando di 
capire come è possibile in senso pratico agire sulle rivendicazioni, se aggiungendo o 
rimuovendo elementi, e quali differenze intercorrano con gli strumenti esaminati 
nel secondo capitolo; importante sarà inoltre l’individuazione dei limiti entro cui 
tale emendamento può avvenire, quale ruolo abbiano poi la descrizione e i disegni e 
quale differenza intercorra con l’ipotesi di interpretazione trattata nel primo 
capitolo. Sarà molto utile fare riferimento agli insegnamenti scaturiti dalla prassi 
dell’EPO, il quale da tempo pratica rigorosi  e rigidi test per verificare la correttezza 
delle modifiche apportate al brevetto.
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Successivamente si cercherà di capire se il fenomeno della riformulazione in corso di 
causa possa coesistere con l’esigenza di tutela dei terzi, oppure vada indebitamente 
a pregiudicare i diritti di questi ultimi, modificando sensibilmente il loro dovere di 
astensione.  
 
Infine si scenderà nell’ostico campo civilprocessualistico, al fine di comprendere in 
primo luogo cosa significhi che la limitazione possa essere proposta «in ogni stato e 
grado del giudizio» e come una tale operazione possa trovare spazio in un 
procedimento poco flessibile e ricco di scadenze come quello regolato dal codice di 
procedura civile. Sarà perciò doveroso provare a prendere posizione proponendo 
quale potrebbe essere la sede più corretta ove il titolare debba proporre istanza di 
limitazione e la relativa riformulazione, e di converso ove la controparte possa 
allegare nuove allegazioni di arte anteriore. 
Allo stesso modo sarà presa in considerazione la figura della controparte 
processuale, cercando di capire se a seguito della riformulazione questa possa 
divenire contraffattrice e, in tal caso, se possa godere della circostanza attenuante 
che la modifica apportata dal titolare non poteva essere da lei prevista né 
prevedibile, e dunque, rispondendo solo per contraffazione incolpevole, non essere 
tenuta al risarcimento del danno e alla restituzione degli utili, se richiesta. 
 
Queste sono a grandi linee le questioni che saranno trattate nell’ultimo capitolo, a 
cui l’autore si auspica di rispondere, o comunque individuare possibili soluzioni, 
cercando di prendere una posizione stabile sul tema e  proponendo una lettura 
ragionata e sistematica della norma che sia in grado di reggere alle obiezioni e 
critiche fino ad ora proposte: una ratio che sia salda nel fare in modo che la norma in 
questione possa essere applicata nel migliore dei modi, così che possa esplicare  
tutte le proprie potenzialità nella maniera più corretta ed efficiente possibile, 
contemperando al meglio quel bilanciamento di interessi che intercorre tra il titolare 
del brevetto e i terzi concorrenti.