L'invenzione del dipendente

  
7
 Questa regola pone delicati problemi di accertamento, e potrebbe sollecitare il lavoratore 
a troncare il rapporto di lavoro appena realizzata l’invenzione, in modo da poter depositare a 
proprio nome (come inventore dipendente) la domanda di brevetto. Opportunamente l’art. 26 
l.inv. pone una presunzione per la quale l’invenzione si considera realizzata in pendenza del 
rapporto di lavoro quando l’inventore chieda il brevetto entro un anno dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. La presunzione ammette senza dubbio la prova contraria (stranamente, in 
dottrina si è spesso affermato che si tratti di presunzione assoluta); l’inventore può sempre 
provare che l’invenzione è stata realizzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la 
domanda di brevetto è stata depositata prima dell’anno. D’altra parte, il datore di lavoro può 
provare che l’invenzione è stata realizzata durante il rapporto di lavoro, anche se la domanda di 
brevetto è stata depositata oltre l’anno
1
 . 
2
 
 
 
1.1.1  La cornice legislativa e la ratio del nuovo codice. 
 
 
 II 4 marzo 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il d.lgs. 
10 febbraio 2005 n. 30 recante : nuovo Codice della proprietà industriale (e di seguito per brevità 
anche « c.p.i. » o « codice »). Il nuovo codice è entrato in vigore il 19 marzo 2005, eccezioni fatta 
per una serie di «disposizioni procedurali » che, ex art. 24| c.p.i., sono entrate in vigore solo 
successivamente 
3
 . Il nuovo codice vede la luce dopo un iter legislativo durato oltre 2 anni, ed 
originato precisamente dall'art. 15 della 1. 12 dicembre 2002 n. 273 recante Delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale: che, assieme all'art. 16 della stessa legge, 
recante Delega al Governo per l'istituzione di sezioni di Tribunali specializzate in materia di proprietà 
industriale le intellettuale (attuata già con d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168), ha fornito la base per 
quello che probabilmente è stato il maggior intervento legislativo in materia di proprietà 
industriale e intellettuale degli ultimi 50 anni nel nostro Paese 
4
 . 
                                                 
1
 VANZEITI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2003, 373 ss. 
2
 VANZEITI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2005, 379. 
3
 Hanno in particolare trovato applicazione soltanto « sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice » le nuove 
norme del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 sul processo societario: che, ex art. 134, comma 1, c.p.i., governeranno i 
procedimenti “indizia nelle materie previste dal nuovo codice in luogo delle norme del codice di rito sul processo 
ordinario di cognizione”. 
4
 v. UBERTAZZI, Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale, in II codice della proprietà 
industriale - Atti del convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004, in Quaderni di AIDA n. 11, Giuffrè, 
Milano, 2004, 3 ss. 
  
8
Scopo del nuovo codice è — per usare le parole della Relazione Ministeriale — quello di 
semplificare, riorganizzare in un quadro sistematico e coerente, e coordinare fra loro, 
abrogando, sostituendo e ove necessario modificando, le oltre « 40 leggi e innumerevoli 
provvedimenti di altro tipo » ad oggi vigenti in materia 
5
. 
6
 
 
 
                                                 
5
 Eccezione fatta per i diritti d'autore e connessi e le fattispecie di concorrenza sleale diverse dai segni distintivi di 
fatto e dalle informazioni aziendali riservate: che, pur tradizionalmente rientrando nel diritto industriale, per una 
serie di ragioni, talvolta anche di mera ripartizione ministeriale delle competenze, non sono tuttavia stati 
ricompresi nel nuovo codice, e continuano dunque ad essere governati dalle relative leggi di settore, e 
precisamente dalla 1. 22 aprile 1941 n. 633 e rispettivamente dagli artt. 2598 e ss. c.c. 
6
 L.RINALDI, I prodotti industriali e gli altri prodotti dell’ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla 
luce del nuovo codice della proprietà industriale, in Riv.dir.ind , Giuffrè, 2005, parte I, 432-433 
  
9
1.2  Le fattispecie previste per le invenzioni di dipendenti:  
  invenzione di servizio, invenzione d’azienda ed equo  
  premio, invenzione occasionale. Evoluzione. 
 
 
1.2.1  La disciplina precedente all’entrata in vigore del nuovo  
  codice. 
 
 In particolare, gli artt. 23 e 24 Li. (per i dipendenti  privati) e l’art. 34 T.u.p.i. (per i 
dipendenti pubblici) 
7
 distinguevano 3 diversi tipi di invenzioni, con una diversa 
imputazione dei relativi diritti in capo al dipendente e rispettivamente al datore di lavoro: 
i) le invenzioni c.d. «di servizio», realizzate cioè nell'adempimento di un'obbligazione 
lavorativa di facere inventivo e come tali specificamente retribuite: su cui tutti i diritti 
patrimoniali spetta (va)no ab origine al datore di lavoro, salvo soltanto il diritto (morale) 
del dipendente inventore di esserne riconosciuto autore (artt. 23, comma 1, Li. e 34, 
comma 1, parte prima, T.u.p.i.); 
ii) le invenzioni c.d. «di azienda», realizzate cioè nell'adempimento di un'obbligazione 
lavorativa che non prevede come oggetto specifico un facere inventivo e che non è 
come tale retribuita; su cui tutti i diritti patrimoniali spettano ugualmente al datore 
lavoro, salvo tuttavia il diritto del dipendente, oltre che di esserne riconosciuto autore, 
altresì di ottenere dal datore di lavoro un «equo premio» determinato tenendo conto 
dell’«importanza dell'invenzione» (artt. 23, comma 2, Li. e 34, comma 1, parte seconda, 
T.u.p.i.); 
iii) le invenzioni c.d. «occasionali», realizzate cioè (in costanza del rapporto di 
lavoro ma) al di fuori dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e pur tuttavia 
rientranti «nel campo di attività dell'azienda» o «dell'amministrazione cui l'inventore 
addetto»: e su cui tutti i diritti patrimoniali spettano invece al dipendente, salvo 
tuttavia il « diritto di prelazione » del datore lavoro sulla cessione o licenza, esclusiva o 
non esclusiva, dell’invenzione e/o dei relativi brevetti «verso corresponsione di 
prezzo o di un canone», da esercitarsi «entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione 
del conseguito brevetto» (artt. 24 e 34, T.u.p.i). 
 
                                                 
7
 GALLI, Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale, in 11 codice della 
proprietà industriale - Atti del convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004, cit., 37 ss., in particolare 42-45. 
  
10
 Completavano la disciplina delle invenzioni dei dipendenti privati e pubblici 
gli artt. 25 Li. e rispettivamente 34, comma 5, T.u.p.i.,: secondo cui in caso di 
disaccordo fra le parti l'equo premio, il prezzo o a seconda dei casi il canone 
dovevano essere determinati  da «un collegio di arbitri, amichevoli compositori» (per i 
dipendenti privati) o dal « Ministro competente » (per i dipendenti pubblici); ed infine 
gli artt. 26 Li. e 34, comma ult., T.u.p.i.: per cui ai fini dell'applicazione degli artt. 23 e 
24 Li. e rispettivamente 34, comma 1-3, T.u.p.i. si considera fatta in costanza del 
rapporto di lavoro: «l'invenzione per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un 
anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l’amministrazione 
pubblica» interessata. 
8
     
 
 
1.2.2 Le questioni poste dalla disciplina previgente e le soluzioni 
offerte dal nuovo codice. 
 
 Il nuovo codice, principalmente con i suoi artt. 64 e 65, ha sostanzialmente 
confermato la disciplina previgente, pur con alcune varianti e modificazioni, in parte 
dettate dalla necessità di risolvere le numerose incertezze interpretative cui questa 
disciplina aveva via via dato adito nella sua applicazione pratica. 
Cominciamo dalle invenzioni dei dipendenti; e cominciami dalle incertezze risolte. 
Il nuovo codice ha innanzitutto eliminato, nel proprio art. 64 (che sostituisce gli 
artt. 23-26 Li. ad esclusione del 24-bis, e l’art. 34 T.u.p.i.), ogni riferimento all'«azienda 
privata» o all'«amministrazione pubblica », per parlare esclusivamente di «datore di 
lavoro»: con ciò ponendosi come disciplina, unica e completa, di tutte le invenzioni dei 
dipendenti, siano essi privati o pubblici (ad esclusione soltanto dei ricercatori 
universitari, le cui invenzioni sono disciplinate dall'art. 65 c.p.i, che sostituisce appunto 
l'art. 24-bis Li.). In tal modo il nuovo codice risolve le incertezze che in dottrina ancora 
residuavano circa la vigenza o meno dell'art. 34 T.u.p.i. accanto agli artt. 23-24 Li. 
9
 . II 
nuovo codice ha poi, con l'art. 64, comma 2, relativo alle invenzioni c.d. « di azienda », 
                                                 
8
 L.RINALDI, I prodotti industriali e gli altri prodotti dell’ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo 
codice della proprietà industriale, in Riv.dir.ind , Giuffrè, 2005, parte I, 434-435 
9
 Nel senso della sua abrogazione implicita v. ad esempio CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della 
proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle  invenzioni, in  Il codice della proprietà industriale - Atti del 
convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004, cit., 20 ss.; cantra, ed in maniera forse più condivisibile, GALLI, op. 
cit, 42-45. 
  
11
finalmente precisato che il diritto del dipendente all'«equo premio» sorge soltanto se, e a 
partire dal momento in cui, il datore di lavoro abbia conseguito il brevetto relativo 
all'invenzione: in tal modo ponendo fine alla querelle (per vero più dottrinale che 
giurisprudenziale) che vedeva sorgere il diritto ora detto indipendentemente dalla 
brevettazione o meno dell‘invenzione. Ancora, con l'art. 77, comma 1, lett. e), il nuovo 
codice ha precisato che l'eventuale dichiarazione di nullità del brevetto non ha effetto sui 
«pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65 a titolo di equo premio, canone o 
prezzo»: in tal modo ponendo  fine all'incertezza applicativa sollevata da quella parte della 
dottrina che vedeva nella dichiarazione di nullità del brevetto una causa di restituzione 
dell'equo premio medio tempore corrisposto a titolo di indebito oggettivo
10
.  
 
 
 Altro importante intervento del nuovo codice, sempre in tema di invenzioni «di 
azienda», è poi dato dalla precisazione che, ai fini della determinazione dell'«equo premio», 
occorre considerare i) non soltanto l'importanza dell'invenzione; ma altresì  
ii) la retribuzione percepita dal dipendente;  
iii) il contributo eventualmente dato dal datore di lavoro alla realizzazione dell'invenzione; 
e iv) la maggiore o minore distanza dell'invenzione rispetto alle mansioni del dipendente 
(così l'art. 64, comma 2, c.p.i.): così recependo legislativamente la c.d. «formula tedesca» già 
applicata dalla parte maggioritaria della nostra giurisprudenza nella determinazione 
dell'equo premio ai sensi dell'art. 23, comma 2, Li.
 11
 . 
  Passando poi alle invenzioni c.d. «occasionali » da segnalare è innanzitutto 
l'estensione che il nuovo art. 64, comma 3, c.p.i. pare determinare in relazione al concetto 
di «campo di attività dell’azienda » rilevante ai fini del sorgere del diritto di «prelazione» 
(ora « opzione » come vedremo) del datore di lavoro previsto dall’ormai abrogato art. 24 
Li. Quest’ultima norma prevedeva infatti che il diritto di prelazione in capo al datore di 
lavoro sorgeva se l’invenzione rientrava nel campo dell'azienda «a cui è addetto 
l’inventore»: in tal modo legittimando una lettura, restrittiva della norma stessa secondo 
cui, per il sorgere del diritto in questione, l'invenzione doveva appartenere allo specifico 
ramo di azienda cui il dipendente era addetto al momento della creazione 
                                                 
10
 In questo senso v. per tutti in dottrina VERCELLONE, Le invenzioni dei dipendenti, Giuffrè, Milano, 1961, 138. 
11
 v. MANSANI, La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la «formula 
tedesca», in Contratto e Impresa,1998, 720 ss 
  
12
dell'invenzione, e non a quelli eventualmente diversi e per quanto collegati facenti capo 
allo stesso datore di lavoro 
12
 . L'attuale formulazione dell'art. 64, comma 8, c.p.i., che si 
riferisce invece semplicemente al «campo di attività del datore di lavoro», parrebbe legit-
timare una lettura più ampia del presupposto qui considerato, e precisamente 
suscettibile di estenderlo anche a quei rami di azienda diversi da quello cui il dipendente 
inventore sia specificamente addetto, purché appartenenti allo stesso datore di lavoro. 
Sempre in tema di invenzioni «occasionali», doverosa è stata poi anche la riqualificazione 
(ex art. 64, comma 3, c.p.i.) del diritto considerato dall'art. 24 l.i. come «opzione» 
anziché come «prelazione». Anche sotto il vigore dell'art. 24 l.i. d'altro canto pochi 
hanno mai dubitato che il datore di lavoro avesse, sulle invenzioni «occasionali» dei suoi 
dipendenti, un vero e proprio diritto di opzione ex lege, indipendente dalla volontà 
dell'inventore di sfruttare o meno l'invenzione, e addirittura sussistente anche nell'ipotesi 
in cui il dipendente volesse utilizzare egli direttamente, l'invenzione
13
. II nuovo codice 
restringe invece per altro verso i limiti di esercizio del diritto di opzione del datore di 
lavoro sulle invenzioni occasionali dei suoi dipendenti prevedendo (sempre ex art. 64 
comma 3, c.p.i.) come dies ad quem per il valido esercizio di tale diritto quello dell'ultimo 
giorno del terzo mese successivo alla ricevuta comunicazione dell'avvenuto «deposito 
della domanda di brevetto», anziché del «conseguimento del brevetto» (previsto invece 
dall'ari. 24 Li.). 
 
 
 
 È stato infine completamente riformulato,  dall'art.  64; comma 4-5, c.p.i., l'art. 
25 l.i. sulla determinazione, in caso di disaccordo fra le parti, dell'equo premio, del canone 
o del prezzo ad opera degli «arbitri amichevoli compositori» relativamente alle invenzioni 
dei dipendenti privati (art. 25, comma 1, Li.), o del «Ministro competente» 
relativamente alle invenzioni dei dipendenti pubblici (art. 25, comma 2, Li.). In relazione 
all'art. 25-, I comma 1, Li., peraltro, in quanto considerata norma istitutiva di i un 
arbitrato rituale obbligatorio sia sull'an che sul quantum del premio, canone o prezzo, era 
già intervenuta una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 177 del 
1977) che aveva reso meramente facoltativo l'arbitrato da essa previsto, e reciprocamente 
                                                 
12
 Per quest'impostazione v. per tutti in dottrina VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 
Milano, 2003, 378. 
13
 In questo senso v. per tutti ancora VERCELLONE, op. cit., 158. 
  
13
sancito il diritto di ciascuna delle parti di rivolgersi, in alternativa, all'autorità giudiziaria 
ordinaria. Mentre è sopravissuto fino ai giorni nostri il ricorso obbligatorio al «Ministro 
competente» previsto dall'art. 25, comma 2, Li., e ciò nonostante i dubbi di illegittimità 
costituzionale che anche in relazione questa norma la nostra dottrina aveva da più parti 
espresso. Al fine di superare questi impasse, il nuovo codice (art. 64, comma 5, c.p.i.) ha 
riservato, in relazione alle invenzioni dei dipendenti sia privati che pubblici: 
i) la competenza a decidere sul quantum debeatur ad un unico collegio di arbitratori » (anziché 
«di arbitri»), che «procede con equo apprezzamento» ex art. 1349 c.c., e tuttavia secondo le 
norme del codice di rito sull'arbitrato rituale (artt. 806 ss.) «in quanto compatibili»; e 
impugnazione dell'arbitraggio per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell'art. 1349, 
comma 1, 
 
ii) la competenza a decidere sull'an debeatur, come pure sul antum debeatur in caso di c.c., 
all’autorità giudiziaria ordinaria. 
 Da più parti sono stati tuttavia già avanzati dubbi circa la legittimità costituzionale 
anche di questo sistema; come pure a la sua coerenza sistematica interna. Così a tacer 
d
!
altro non e che la qualificazione dei membri del collegio in questione come «arbitratori», 
che tuttavia decidono secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato 
rituale, sia sufficiente a sottrarre la procedura in questione dall'accusa di essere in realtà 
un arbitrato rituale, e dunque non obbligatorio ma facoltativo (esattamente come quello 
previsto dall'abrogato art. 25, comma 1, c.c.); mentre per altro verso non si capisce come 
possa il «collegio di arbitratori» decidere «secondo equo apprezzamento»  ai sensi dell'art. 
1349, comma 1, c.c., laddove l'art. 808, comma 2, c.p.c. vieta decisioni secondo equità
14
.  
 Del tutto innovativo è invece senz'altro lo spostamento, ex art. 134, comma 3, 
c.p.i., della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere le controversie in 
materia di invenzioni di dipendenti e ricercatori universitari dal giudice del lavoro con il 
procedimento degli artt. 409 ss. c.p.c. alle neo istituite sezioni di Tribunale specializzate in 
materia di proprietà industriale e intellettuale con il procedimento societario del d.lgs. n. 5 
del 2003. 
 
                                                 
14
 v. BARBUTO, Le invenzioni dei dipendenti. Questioni processuali, in II codice della proprietà industriale - Atti 
del convegno AIPPI di Milano del 5 febbraio 2004, cit., 53 ss.