La tutela del segreto industriale e commerciale tra la disciplina repressiva della concorrenza sleale e la disciplina del Codice della Proprietà Industriale

Dopo aver inquadrato il fenomeno know-how nell’ambito della disciplina della concorrenza sleale, soffermandosi sulle conseguenze dell’azione illecita e anticoncorrenziale di divulgazione di notizie segrete da parte di un soggetto non autorizzato sul piano della responsabilità extracontrattuale, l’analisi giuridica non può prescindere dall’inserimento del know-how nel contesto dei contratti, e dall’approfondimento della fattispecie costituita dalla violazione del segreto come inadempimento di un vincolo contrattuale stabilito dalle parti in forza dell’autonomia privata. La trattazione esaminerà la prassi contrattuale avente ad oggetto le conoscenze segrete, individuando gli schemi di contratto utilizzati nel mondo commerciale, la configurabilità in astratto di un atto di trasferimento avente ad oggetto informazioni riservate, e il sistema di diritti ed obblighi che le parti predispongono al fine di regolare l’utilizzo del know-how, nell’ambito delle diverse fattispecie aventi come oggetto principale od accessorio il trasferimento di tecniche segrete.
Il know-how, in quanto bene economico, infatti, può essere oggetto di diversi negozi giuridici. Col contratto di know-how un imprenditore trasmette ad un altro le proprie conoscenze segrete sul come produrre o scambiare. L’imprenditore acquirente utilizza le conoscenze comunicate dal cedente, astenendosi dal divulgarle al di fuori della propria azienda. L’obbligo di divulgazione non grava solo nei confronti del licenziatario, ma anche nei confronti dei suoi dipendenti collegati, in funzione delle mansioni svolte, a quel medesimo know-how.
In primo luogo il know-how può essere oggetto di un contratto di cessione a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. Con il contratto di cessione il titolare del know-how lo comunica, trasferendolo al cessionario, il quale potrà acquistarlo in esclusiva e disporne senza limitazione, privando definitivamente il cedente della facoltà di utilizzarlo. Il divieto per il cedente di sfruttare il know-how per uso proprio discende dal fatto che il cessionario acquista tutti i diritti di sfruttamento del know-how senza limitazioni, attraverso un patto di non concorrenza che avrà una durata pari al tempo in cui le conoscenze di cui trattasi non sono ancora cadute in pubblico dominio.
Il Know-how non è sottoposto al principio della territorialità e dunque non costituisce un autonomo diritto nei diversi ordinamenti.
Una comproprietà sullo stesso know-how è possibile se derivi a titolo originario perché due o più persone fisiche hanno insieme sviluppato lo stesso ritrovato. Può configurarsi anche una comproprietà sia titolo derivativo sia ope legis in caso di successione sia per volontà univoca delle parti.
In secondo luogo il know-how può essere oggetto di un contratto di licenza. Con la licenza il titolare del know-how trasferisce al licenziatario la facoltà di utilizzare la conoscenza entro limiti di tempo, di oggetto e territoriali, mentre al licenziante resta la titolarità dello stesso. La licenza di know-how non potrà superare il momento in cui la conoscenza sia caduta in pubblico dominio, e qualora solo una parte diventi res communis omnium, la sfera di validità del contratto si ridurrà proporzionalmente; la licenza può riguardare solo determinati settori o prodotti, rimanendo le altre possibilità nelle facoltà del titolare che potrà sfruttarle direttamente o tramite altre licenze a terzi; la licenza può essere senza esclusiva, contenere una esclusiva a favore del licenziatario, ovvero un’esclusiva assoluta con cui anche il titolare del know-how si impegna a non fare concorrenza al proprio licenziatario. La clausola di esclusiva non impone necessariamente al licenziante di non utilizzare il know-how dato in licenza. Spesso accade nella prassi, infatti, che con l’esclusiva il licenziante si obbliga a non concedere ad altri imprenditori la licenza del know-how oggetto del contratto, senza al contempo privarsi del diritto di utilizzarlo. Altre volte, viceversa, è inserita la clausola di non cedibilità del contratto che vincola solo il licenziatario mentre il licenziante rimane libero di cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
La dottrina ha cercato di risolvere il problema sollevato sul contratto di licenza di know-how riguardante l’impossibilità di restituzione di un bene costituito da “conoscenza” e altresì l’impossibilità tecnica di impedire all’accipiens l’utilizzo di informazioni divenute ormai patrimonio personale dello stesso. [...]