Valore strategico dei diritti di proprietà intellettuale: IP management & technology licensing - Il caso IBM

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Capitolo 3 
Valorizzare la conoscenza aziendale attraverso il 
licensing 
 
 
3.1 Effetti del Licensing e il mercato delle tecnologie  
La proliferazione dei mercati per le tecnologie e idee negli ultimi 20 anni ha 
sviluppato percorsi disponibili alle imprese legati allo sfruttamento della 
proprietà intellettuale e dei brevetti per scambiare le proprie conoscenze nel 
mercato (Arora e Gambardella 2010). Alcuni di questi sono perseguibili 
attraverso il contratto di licenza, e si manifestano soprattutto nei settori 
tecnologico e chimico. Attraverso l’impalcatura contrattuale infatti ciò che le 
imprese si scambiano è di fatto l’informazione protetta dal brevetto e quindi la 
conoscenza tecnologica di cui sono titolari, elementi che in questi due 
particolari settori possono fare la differenza in termini di innovazione, qualità 
e quindi vantaggio competitivo. È evidente tuttavia come la conoscenza e 
l’innovazione possano originare da svariate fonti dalle quali le imprese 
possono attingere. Le imprese prima ancora di approcciarsi al mercato 
tecnologico possono decidere di sviluppare un proprio centro di ricerca e 
sviluppo cercando di creare le risorse e le conoscenze di cui necessitano al 
proprio interno. Per ottenere conoscenza però si può anche percorrere la via 
della fusione e acquisizione di altre imprese o indirettamente arrivare a 
possedere quote di partecipazioni rilevanti o in imprese specializzate o in centri 
di ricerca. Altre volte invece l’impresa può ricorrere al mercato per acquistare 
la titolarità dei brevetti o la possibilità di utilizzarne l’informazione per un 
periodo di tempo. Un rilevante flusso di conoscenza, inoltre, come vedremo 
più avanti, proviene indubbiamente anche dalle Università e dai centri di 
ricerca, basti pensare ad esempio alla storia di Google i cui primi passi
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poggiano su un progetto di tesi universitaria, poi trasformato in realtà. 
L’impresa, si troverà quindi, nella sua corsa verso la competitività, di fronte ad 
una scelta di Make or Buy
153
  di sviluppare o acquistare conoscenza e 
competenze. Nel nostro caso opterà inevitabilmente per la seconda opzione. È 
bene sottolineare però come nel breve periodo solitamente un’impresa cerca di 
non ricorrere alla scelta del buy, se lo fa, in parte potrebbe essere perché si 
trova in una situazione di necessità o di arresto dello sviluppo dovuto per 
ragioni interne o per motivi di mercato o perché semplicemente è stata da poco 
costituita. Al contrario, nel lungo periodo la predisposizione a ricorrervi 
aumenta, soprattutto per stimolare possibili cambi di direzione e per sviluppare 
nuovi rapporti con altre organizzazioni. Generalmente quindi l’impresa 
presente da più tempo nel mercato è maggiormente propensa ad integrare alle 
proprie conoscenze interne ulteriori conoscenze esterne, appartenenti a terzi, 
probabilmente per espandersi in un nuovo mercato dei prodotti o comunque in 
qualcosa che non sia attinente al suo core business. Queste attività abbiamo 
visto che possono essere realizzate per mezzo della proprietà intellettuale e in 
particolare tramite il trasferimento dei diritti in essa contenuti. La proprietà 
intellettuale ha infatti una natura conduttiva e per il tramite del contratto di 
licenza permette ai suoi titolari (nel nostro caso le imprese) di raggiungere 
obiettivi diversi. In questo caso le imprese sfruttano i diritti di proprietà 
intellettuale, e in particolare i brevetti, attraverso il c.d. licensing.
154
 Questa 
scelta che rientra tra quelle brevettuali ha un fondamento strategico e in 
particolare rientra in una strategia di scambio, attraverso cui le imprese 
interagiscono per il mezzo del contratto di licenza scambiandosi l’accesso alle 
informazioni codificate interne al brevetto, in altre parole, scambiandosi le 
proprie conoscenze. Nel licensing l’attività di concedere una proprietà 
industriale o intellettuale viene definita licensing-out e il soggetto licenziante 
licensor, mentre l’attività rivolta all’acquisto è definita licensing-in e viene 
svolta dal licensee. Al contrario quando lo scambio di conoscenza avviene in 
 
153
 MatSup, “IL MAKE OR BUY”, 2010 Consultabile al seguento indirizzo: 
http://my.liuc.it/MatSup/2010/Y90011/10.%20Make%20or%20buy,%20la%20metodologia%20-
%20A.A.%202010-2011.pdf  
154
 Gregory, Battersby, Danny, Simon: “Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole 
fondamentali per massimizzare i profitti.” Franco Angeli 2013.
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modo reciproco e non contro un corrispettivo, licensor e licensee si impegnano 
in un rapporto di cross licensing
155
. da cui appunto può derivare lo sfruttamento 
congiunto di brevetti relativi ad esempio alla stessa tecnologia. È evidente 
come ognuna delle imprese nel vestire i panni di una piuttosto che dell’altra 
parte, persegue interessi diversi ed è spinta da motivazioni che variano in 
misura del suo interesse. Infatti se da un lato il licensor è colui che ha preso la 
decisione di non sviluppare la propria conoscenza sino agli ultimi stadi 
produttivi e di vendita e di sfruttarla invece concedendone l’accesso e l’utilizzo 
a terzi; il licensee è colui che, spinto dalla necessità di accrescere la propria 
conoscenza, ha deciso di ricorrere a vie esterne per acquisirla. In tale contesto 
si sviluppa l’interesse al licensing, come strumento in grado di produrre una 
molteplicità di effetti diversi se adottato dalle imprese a livello strategico.  
La strategia di licensing applicata in particolare ai brevetti per invenzione, 
come accennato, è maggiormente adottata nei settori tecnologici, essendo il 
brevetto uno strumento a protezione della conoscenza tecnica e considerata 
l’importanza di questa conoscenza per ottenere il vantaggio competitivo 
all’interno del mercato. Ciò detto, gli effetti prodotti dal licensing o in 
particolare dal technology licensing possono essere diversi. Per prima cosa 
aumenta la diffusione della tecnologia, attraverso una condivisione della 
conoscenza brevettuale, facilita infatti lo sfruttamento della tecnologia in larga 
scala più di quanto potrebbe avvenire da parte di un singolo titolare del 
brevetto.  Permette la commercializzazione della tecnologia attraverso diversi 
settori industriali, in diverse aree geografiche, in paesi e regioni dove i titolari 
non operano. Facilita la specializzazione e la divisione dei compiti tra le 
imprese e previene la duplicazione di R&S nell’economia. Inoltre, concedere 
o acquistare in licenza significa attribuire al brevetto e ad una conoscenza 
tecnologica un valore economico che solitamente si rispecchia nel valore delle 
royalties. Più questa tecnologia viene concessa, più viene diffusa sul mercato 
e più le imprese vi faranno ricorso, per questo un effetto del licensing può 
essere anche quello di aumentare il valore delle invenzioni. Al contrario altro 
 
155
 Ipotesi a cui le imprese tipicamente ricorrono per la produzione dell’effetto Freedom to operate 
presentato nel paragrafo precedente.
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principale effetto è poi quello di aumentare inevitabilmente la competizione 
(Shepard 1987), soprattutto di quelle imprese che operano a valle della filiera 
produttiva, riducendo le barriere all’entrata relative a (costi) R&S e stimolando 
la domanda nel mercato.  
In particolare, dunque, quando un’impresa titolare del brevetto decide di 
intraprendere una strategia basata sulla concessione dell’accesso alla propria 
conoscenza di cui è titolare, persegue una strategia di licensing out, e 
solitamente ciò avviene con l’obiettivo di ricavare flussi di denaro dovuti dalle 
royalties, ma anche per ottenere un freedome to operate, subordinando 
implicitamente o esplicitamente alla propria concessione una richiesta di 
accesso ad altra conoscenza. Una scelta di licensing out può poi essere adottata 
per comprendere come la propria tecnologia risponde al mercato, 
monitorandone e osservandone l’utilizzo esercitato dai suoi licenziatari, 
oppure imporre una leadership nel mercato e incrementare la propria 
reputazione. 
Altre imprese poi possono soffrire di quella che Miller e Chen (1996) 
chiamano simplicity, definita come la tendenza a concentrarsi intensivamente 
su poche ma particolari attività. Nelle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio, 
le imprese è bene che non si focalizzino solo su un singolo centro di attività 
inventive ma che provino a diversificare le proprie ricerche e conoscenze 
(Miller e chen 1996). Molto spesso quindi, anche se essenziale, la 
specializzazione ha l’effetto di intensificare solamente una singola o poche 
direzioni tecnologiche. Inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti non deve 
realizzarsi solo attraverso la creazione di conoscenze inventive ma deve essere 
anche integrato dallo sviluppo di competenze che permettano alle imprese di 
rinnovarsi ulteriormente anche in autonomia (Daneels, 2002). Il licensing-in o 
quando applicato ad una tecnologia brevettata, technology licensing-in a livello 
strategico può essere adottato dalle imprese per spostarsi verso un diverso 
percorso tecnologico oppure per consolidare quello esistente. In particolare 
può essere utile a ridurre la distanza tra le imprese in via di sviluppo come start 
up o le imprese appartenenti a realtà economiche in via di sviluppo e quelle 
imprese invece con importanti centri R&S presenti in territori sviluppati, con
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un alto livello di conoscenza. Tradizionalmente infatti viene visto come una 
possibile strategia assunta dalle imprese per ottenere un rapido accesso a 
tecnologie già mature, riducendo l’esposizione finanziaria delle imprese e il 
c.d. time-to-market (Atuahene-Gima 1993; Chatterji 1996; Roberts and Berry 
1985). Il licenziatario si apre infatti a canali d’informazione nella titolarità di 
altri soggetti (licenzianti) i quali a loro volta forniscono delle conoscenze ma 
anche altrettante competenze che gli permettono di sviluppare ulteriormente le 
proprie invenzioni in un arco temporale molto breve, rispetto a quello che 
probabilmente spenderebbe per crearle da solo. In questo caso sono 
fondamentali le specifiche clausole di assistenza tecnica inseribili nel contratto 
di licenza con cui il licenziante si impegna ad assistere il licenziatario sotto 
forma di documentazione, dati ed esperienza e in modo che quest’ultimo riesca 
ad assimilare ed integrare la conoscenza acquisita (Leone 2016). Il licensing 
infatti stimola una absorptive capacity (e.g. Cohen e Levinthal 1990) che 
secondo la concezione di Zahra e George (2002) è la capacità di acquisire, 
assimilare, trasformare e sfruttare le conoscenze esterne. In una prospettiva 
Open Innovation il licensing-in permette di raggiungere un livello di 
competitività innovativa che altre strategie faticano ad ottenere nello stesso 
arco temporale, ma non solo. Acquistando ed integrando conoscenza esterna 
con quella interna l’impresa non guadagna solo nel breve periodo ma sviluppa 
inevitabilmente proprie competenze e capacità per creare in futuro nuova 
conoscenza. Acquistando l’accesso alla conoscenza l’impresa può ottenere 
valore aggiunto anche in una prospettiva di lungo periodo. Per questo il 
licensing-in è considerato come uno dei processi a sostengo dello sviluppo 
dell’innovazione. 
 
3.2 La rilevanza dello strumento contrattuale per la riduzione 
dei rischi 
Fare attenzione a definire in modo ottimale i rapporti di scambio dei diritti di 
proprietà intellettuale presuppone una buona capacità di far fronte all’elevato 
grado di incertezza che può caratterizzare le scelte attorno a quest’attività. Se
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e come proteggere un trovato, se estendere o meno la tutela, con quali modalità, 
se difendere o propendere ad un approccio offensivo (Lanjouw e Schankerman 
2004, 47) e poi in fase di sfruttamento se vendere, licenziare o abbandonare. 
Sono tutte attività che prevedono un livello di rischio
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 ad esempio: che un 
certo evento non si verifichi; che la specifica rivendicazione non venga 
concessa; che sorga un contenzioso; che le trattative possano fallire; che la 
tecnologia venga superata; o che uno standard non venga riconosciuto. Si tratta 
di situazioni di incertezza che incidono sia sul trasferimento sia sul valore della 
proprietà intellettuale (Moro Visconti 2007).  
Altri rischi attengono poi al rapporto che può instaurarsi tra diversi soggetti e 
sono sicuramente legati, ad esempio, all’asimmetria informativa, ravvisabile 
nella difficoltà di riconoscere le opportunità economiche per via della scarsa 
trasparenza che inevitabilmente caratterizza imprese diverse. In questo senso, 
molto importante sono le ricerche brevettuali per il monitoraggio 
dell’evoluzione tecnologica e per individuare nuovi partner, attività infatti 
negli ultimi anni implementate ed agevolate dai vari players istituzionali e 
privati descritti nel primo capitolo.  
Per contro, altri rischi attengono al monitoraggio ex post delle attività 
realizzate da partner o controparti, al fine di limitare eventuali comportamenti 
opportunistici o che questi alterino la qualità del prodotto licenziato, o i valori 
che l’impresa licenziante attribuisce ai propri prodotti. 
Nella fase di sfruttamento della proprietà intellettuale la scelta di vendere un 
brevetto rispetto a quella di concederlo in licenza è sicuramente più rapida e 
meno rischiosa ma segna la definitiva perdita della titolarità. Tuttavia 
concedere o acquistare in licenza un brevetto presenta una serie di rischi a 
carico del licenziante, ad esempio, legati al mantenimento, da parte del 
 
156
 In particolare, in una prima fase di realizzazione, sono tre i rischi che sono stati riconosciuti sorgere 
lungo la catena di produzione del valore (Pietrabissa e Conti 2005, 438). Il primo, tecnologico, 
sintetizzato dall’incertezza che discende da una domanda sulla tecnologia: funzionerà? Quanto costerà 
realizzarlo? Il secondo merceologico, di solito prevede quantomeno una soluzione del precedente e 
pertanto come sua conseguenza deriva dall’incertezza dell’esistenza di un mercato relativo al prodotto 
realizzato, rispondendo così alle più generiche domande: si venderà? In quanto tempo? Il terzo è poi il 
dubbio legato alla sua protezione: sarà copiata o elusa?
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licenziatario, della qualità del prodotto ottenuto attraverso la conoscenza 
acquista, in altri termini al rispetto degli standard e dei processi di produzione. 
O al contrario il rischio per il licenziatario è che potrebbe anche causare lesioni 
o danni derivanti da un prodotto in licenza difettoso. 
Quindi licenziante e licenziatario possono essere alternativamente responsabili 
per ogni difetto di produzione o per l’inadeguatezza dei controlli di qualità. Un 
rischio più frequente è poi quello legato alla possibile nascita di un competitor 
o comunque alla riduzione di efficacia della barriera all’entrata realizzata dal 
brevetto: concedendo infatti un brevetto e quindi la conoscenza di una 
tecnologia posseduta si riduce il proprio vantaggio competitivo sugli altri 
operatori del mercato. Rischi che variano poi a seconda del tipo di conoscenza 
brevettata, del settore di riferimento o dell’importanza della specifica 
informazione per la composizione di un prodotto.  
S. Moreira et al, in un articolo pubblicato sulla rivista Industrial and Corporate 
Change, 2018, 1-20 individuano tra gli effetti negativi del licensing la perdita 
di market share (quote o potere di mercato) e una riduzione del costo marginale 
di una tecnologia, causata appunto da un incremento della competizione nel 
mercato (Arora e Fosfuri 2003).  
Concedendo in licenza l’accesso ad una conoscenza sia questa tecnologica o 
altro, infatti, da un lato si può creare la nascita di un nuovo competitor che 
prima non aveva strumenti a sufficienza per entrare nel mercato, e di 
conseguenza ridurre il potenziale vantaggio competitivo conferito dal diritto di 
privativa del brevetto (Laursen et al, 2017). Dall’altro un maggiore accesso ad 
una conoscenza può comportare anche una svalutazione della stessa dovuta 
proprio ad un incremento dell’offerta.  
Di fatto però emerge la tendenza delle imprese a licenziare le proprie idee e 
conoscenze tecnologiche proprio ai loro competitors. Per esempio, Samsung 
licenzia la sua tecnologia TFT-LCD a Chimei e Viewsonic, stipula nel 2014 
un license agreement con Google per l’accesso reciproco ai propri portafogli
100 
 
brevetti per la durata di 10 anni
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  Entra inoltre in un programma c.d. PAX
158
  
cui con Google, LG, HTC, Foxconn, HMD Global, Coolpad, BQ and Allview 
liberalizza tra i suoi membri l’accesso a 230.000 brevetti. Philips ha un 
programma di licensing-out delle proprie tecnologie e in particolare dei 
moderni sistemi di illuminazione c.d. Led-based luminaires aperto ad ogni 
operatore del mercato delle tecnologie.
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 Ciò dipende in parte dalle differenze 
nella tecnologia che creano le ragioni per il licensing e dalla posizione che le 
imprese hanno nel mercato, ma altre volte da fattori diversi. Infine il licensing 
può anche avere effetti anticoncorrenziali a danno del consumatore, riguardo a 
possibili distorsioni collusive della concorrenza dovuto ad un rapporto di 
complicità con le imprese operanti nello stesso mercato. 
Nel decidere sulla convenienza o meno nel procedere al trasferimento è bene 
quindi che l’impresa non tenga conto solo degli aspetti di redditività 
immediata, ma anche dei rischi connessi a possibili effetti indesiderati, anche 
di medio e lungo termine.  
Ponendo ad esempio il caso di due imprese appartenenti a contesti geografici 
diversi è comunque possibile che l’impresa licenziataria disponga di sufficienti 
capacità produttive e commerciali per riuscire a vendere i propri prodotti anche 
sui mercati di interesse dell’impresa licenziante, sottraendole quote di fatturato 
e di utile. Per questo motivo è bene che prima di concedere una tecnologia 
l’impresa concedente valuti attentamente i rischi di una potenziale concorrenza 
della controparte e, sempre che la legge applicabile lo consenta, la possibilità 
di limitare tale concorrenza mediante apposite pattuizioni contrattuali come ad 
esempio un divieto di fabbricazione fuori territorio, divieti di esportazione dal 
territorio ad altri.  
 
157
 Samsung Global Patent license agreement https://news.samsung.com/global/samsung-and-google-
sign-global-patent-license-agreement 
158
  https://www.sammobile.com/2017/04/04/samsung-inks-android-patent-licensing-agreements-with-
google-lg-and-htc/ (2) https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/introducing-pax-
android-networked-cross-license-agreement/ (3) https://paxlicense.org/ 
159
 Philips Official Site http://www.ip.philips.com/licensing/program/100/led-based-luminaires-and-
retrofit-bulbs
101 
 
Se in parte attraverso i contratti di licenza le imprese con maggiore potere 
negoziale riescono a limitare i rischi, dall’altra è molto complesso specificare 
ex ante tutta la conoscenza che verrà inclusa nell’accordo è per questo che i 
contratti di trasferimento tecnologico sono stati definiti come incompleti per 
natura (Aghion e Tirole 1994). Infatti spesso comprendono il trasferimento di 
una conoscenza anche “tacita” (Lowe 2006, Conti et al. 2013) e l’incertezza 
della traiettoria tecnologica rende difficile specificare lo scopo di protezione 
dell’innovazione derivante dal trasferimento di conoscenza (Choi, 2002; 
Laursen et al. 2017).  
Quindi se l’impresa è sicura di non incorrere in un alto rischio di creare un 
concorrente può concedere in licenza la propria tecnologia anche con 
l’obiettivo di farne aumentare la diffusione e quindi la dipendenza da parte 
degli operatori del mercato, che inevitabilmente saranno portati a richiedere in 
licenza tale tecnologia.  
Ad ogni modo, siccome lo scambio o la relazione che si pensa di instaurare 
con un potenziale utilizzatore, sia esso licenziatario o altro, è intrinsecamente 
un rapporto complesso e di durata, l’abilità risiede nel disegnare un 
regolamento di interessi capace di assorbire la dinamica del rischio e di dare 
risposta ai vari possibili eventi anche predisponendo adeguate condizioni 
contrattuali (Oehler 2006, 58).  
Attraverso questa capacità emerge ancora una volta la dimensione gestionale 
del diritto posto che nella realtà fattuale l’innovazione avviene principalmente 
per vie collaborative e che lo strumento per la regolazione delle relazioni e dei 
rapporti di tipo negoziale, per antonomasia è il contratto, “non è possibile 
essere strategici senza conoscere le potenzialità, i limiti e le opportunità degli 
strumenti giuridici” (Granieri 2010). Per ultimo ricordiamo che il diritto di 
proprietà intellettuale necessita di una lunga e delicata fase di negoziazione fra 
le parti. Negoziazione che si traduce in un testo contrattuale che dovrebbe 
rispecchiare le esigenze del caso concreto. Una fase in cui è importante per 
ciascuna delle parti ottenere delle condizioni favorevoli, che ovviamente 
rispondono agli obiettivi che l’impresa si prefigge di voler raggiungere. La
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licenza di brevetto è quindi un contratto win-win, nel quale è importante che 
ciascuna delle parti possa trarre un vantaggio. 
 
3.3 Funzione commerciale delle clausole contrattuali 
Un accordo di licenza riflette certi concetti fondamentali alla definizione di 
una strategia. Come accennato, è il risultato di una strategia commerciale ed è 
un rapporto commerciale. Licenziante e licenziatario devono valutare con cura 
se l’ingresso in uno o più accordi di licenza è compatibile o meno con il 
business model della società, se i ricavi attesi sarebbero sufficienti a 
giustificare i costi e se i termini finanziari hanno senso per entrambe le parti.
160
 
 
 
Ebbene legandoci a ciò che è stato detto nei paragrafi precedenti, la versatilità 
del brevetto inteso come bene economico indipendente è speculare alla 
versatilità dello strumento attraverso cui viene trasferito. Questo strumento 
contrattuale ha evidentemente una funzione commerciale e l’oggetto 
dell’accordo su cui si realizza tale funzione è appunto il brevetto. In un contesto 
economico manageriale infatti attraverso questo strumento contrattuale è 
possibile dare attuazione ad una più generale strategia di licensing e tutto ciò 
che da essa deriva. Questa strategia realizzata attraverso un c.d. licensing 
agreement sarà influenzata dalle clausole contrattuali con cui verrà 
regolamentato il rapporto e dagli obiettivi di business che l’impresa intende 
perseguire. Ogni accordo di licenza è infatti unico e, lo ripetiamo, riflette i 
particolari bisogni ed aspettative del licenziante e del licenziatario. È pertanto 
realizzabile un’infinita varietà di accordi, limitata soltanto dai bisogni delle 
parti e dai parametri delle leggi e dei regolamenti pertinenti, ciò che per l’Italia 
è stato descritto nel primo capitolo. Comunque, certi aspetti sono fondamentali 
per il successo di un accordo e rimangono in comune alla maggior parte degli 
 
160
 Molti accordi di licenza ad esempio coinvolgono una combinazione di uno o più tipi di diritti di 
proprietà intellettuale. Per esempio, una licenza di diritti di brevetto supportata dal know-how produttivo 
è spesso chiamata “accordo di licenza di brevetto e di know-how”.