Prassi delle Commissioni di Ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

Introduzione 
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essere registrato, il soggetto richiedente potrà ricorrere alle Commissioni di 
ricorso che valuteranno la validità della decisione sia a livello formale 
(controllo di legittimità) sia a livello sostanziale (nel merito) potendo 
scegliere alternativamente o di esercitare le competenze dell’orga o ch  ha 
emesso la decisione impugnata decidendo quindi al posto suo, ovvero di 
annullare la decisione e rinviare l’istanza a suddetto organo per la 
prosecuzione della procedura. 
Il titolo della tesi fa riferimento alla prassi delle Commissioni di ricorso 
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e 
modelli). L’utilizzo del termine prassi è piuttosto inusuale poiché, di norma, 
per indicare la tipologia delle decisioni di un organo giudicante, si preferisce 
il termine giurisprudenza, ma nel presente caso si è scelto il termine prassi, 
poiché le Commissioni di ricorso sono organi amministrativi e non tribunali3. 
La loro funzione completa, infatti, un procedimento volto alla concessione del 
marchio comunitario al termine del quale e solo allora, si potrà ricorrere a veri 
tribunali ossia, in ordine per gradi, il Tribunale di primo grado C.E. e la Corte 
di Giustizia C.E.. Il compito delle Commissioni di ricorso è dunque quello di 
garantire che i ricorsi che vengono esperiti dinanz  alla giurisdizione 
comunitaria riguardino decisioni dell’Ufficio debitamente controllate in sede 
Introduzione 
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amministrativa, creando così un filtro efficace contro un numero eccessivo di 
ricorsi giurisdizionali. Per lo stesso motivo si parlerà di decisioni, pronunce, 
risoluzioni e non di sentenze delle Commissioni. 
L’analisi della prassi è preceduta da due capitoli introduttivi che sono dedicati 
alla struttura e natura rispettivamente, dell’Ufficio in generale e delle 
Commissioni di ricorso in particolare; questa breve nalisi strutturale è stata 
facilitata da un periodo di studio in loco presso il Dipartimento Giuridico 
UAMI (sito ad Alicante, Spagna) che ha permesso un approccio molto pratico 
per capire in primo luogo il ruolo dell’UAMI e quindi la natura degli organi 
(le Commissioni di ricorso) le cui decisioni sono oggetto di questa tesi.  
L’esposizione della prassi segue un doppio ordine logico: da una parte le 
decisioni delle Commissioni sono divise in due gruppi, uno relativo alle 
decisioni su pronunzie della Divisione d’esame (x parte), l’altro su quelle 
della Divisione d’opposizione (int r partes4), dall’altra, all’interno di ciascun 
gruppo, le decisioni sono ordinate secondo l’ordine degli articoli del RMC5. 
                                                                                                      
3
 Cfr. § 2.1. 
4
 I ricorsi ex parte sono quelli contro una pronuncia dell’esaminatore, che vedono quindi un soggetto (il 
richiedente un marchio comunitario) contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno; i ricorsi inter 
partes invece, sono quelli contro una decision  della Divisione d’opposizione, riguardano quindi una 
decisione presa tra due soggetti (il richiedente e l’opponente) uno dei quali è soccombente e dunque ricorre 
alle Commissioni di ricorso. 
5
 Cfr. § 2.3 e 3.13. 
Introduzione 
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L’esposizione della prassi delle Commissioni di ricorso in zia dalle decisioni 
ex parte (sono molto più numerose di quelle int r partes) con riferimento ad 
una pronuncia6 relativa alla capacità d’agire7, dalla quale si deduce 
chiaramente il favore delle Commissioni a concedere la registrazione di un 
marchio comunitario anche ad enti che formalmente non hanno tale capacità8 
che pure è richiesta dal dato normativo9. 
L’esposizione prosegue con le decisioni, più interessanti dal punto di vista 
sostanziale, riguardanti gli impedimenti assoluti alla registrazione, ovvero in 
primo luogo, il requisito della rappresentazione grafica del segno10; per 
facilitare la comprensione di questo tema si è proceduto dividendo 
l’esposizione secondo la tipologia dei marchi di difficile rappresentazione 
grafica: marchi olfattivi, di colore, sonori. A proposito dei marchi olfattivi la 
Seconda Commissione di ricorso ha assunto una decisione curiosa sostenendo 
la registrabilità del marchio costituito dal profumo dell’erba appena tagliata, 
riferito a palline da tennis, ritenendo sufficiente come rappresentazione 
grafica, la semplice descrizione dell’odore appunto dell’erba tagliata di 
                                  
6
 R 199/98-2 (“NAUTA DUTILH”). 
7
 Cfr. § 3.2. 
8
 Ad esempio rapporti associativi quali le joint v nture o i rapporti associativi di cointeressenza. 
9
 Cfr. art. 3 RMC. 
10
 Cfr. art. 7, 1, a) RMC. 
Introduzione 
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fresco (the smell of fresh cut grass). Questa decisione non è condivisa dalle 
altre due Commissioni (che in ogni modo non sono vincolate a precedenti 
pronunce) e dato che essa è l’unica in tema di marchi olfattivi, restano dubbi 
oltre che sulla validità di una descrizione al posto di una rappresentazione 
grafica ai fini della validità della domanda, anche sui limiti di tutela di un 
marchio olfattivo registrato11. Per quanto concerne i marchi di colore12, 
secondo le Commissioni, un colore è idoneo ad essere rappresentato 
graficamente, ma non ha carattere distintivo (richiesto dall’articolo 7, 1, b 
RMC). I colori, infatti, sono comunemente utilizzati nella pubblicità e nel 
commercio, unitamente ad immagini, grafica o testo e sono pertanto 
un’indicazione divenuta abituale nelle consuetudini correnti del commercio e 
quindi non registrabili. Secondo la Terza Commissione di ricorso, per 
registrare un marchio di colore si deve dimostrare l’acquisita distintività per 
l’uso che ne è stato fatto precedentemente alla domanda, oppure si deve 
trattare di un colore riferito a prodotti molto specifici per una clientela molto 
specifica o altrimenti di un colore con una sfumatura estremamente singolare 
per il settore di riferimento. Il marchio costituito da un suono13 è l’ultima 
categoria di marchi di difficile rappresentazione grafica; le Commissioni sono 
                                  
11
 Cfr. § 3.3.1. 
12
 Cfr. § 3.3.2. 
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d’accordo nel rifiutare un marchio sonoro dato che, per il momento, non è 
chiaro come potrebbe essere rappresentato graficamente. Si deve tuttavia 
ipotizzare la possibilità di registrare tali marchi tramite la trascrizione delle 
note su un pentagramma, se possibile, ovvero la registrazione sonora 
mediante l’utilizzo di mezzi informatici. Anche in questo caso, più ancora che 
in quello del marchio olfattivo, si presenta il dubbio relativo all’ambito di 
tutela di un marchio sonoro registrato. 
L’esposizione della prassi prosegue riferendosi agli impedimenti della 
mancanza di distintività e della descrittività14 che sono i più richiamati nelle 
decisioni delle Commissioni; funzione del marchio è, infatti, quella di 
collegare il consumatore ad un prodotto o servizio. Se un segno è troppo 
semplice, non potrà svolgere tale funzione e pertanto non s rà registrato. Le 
Commissioni, curiosamente, hanno affermato in più decisioni che se un segno 
è descrittivo, è anche privo di capacità distintiva; pertanto hanno più volte 
applicato i due impedimenti congiuntamente15 come se uno dipendesse 
dall’altro. Ciò non è condiviso dagli esperti e neppure dalla Terza 
Commissione che al contrario, per porre fine a tale prassi, cita il RMC che 
prevede i due impedimenti separatamente. 
                                                                                                      
13
 Cfr. § 3.3.3. 
14
 Cfr. art. 7, 1, b, c RMC e § 3.4 - 5.
Introduzione 
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Continuando sulla distintività si deve in fine citare una prassi non condivisa 
da autorevoli esperti concernente i diritti derivanti dal marchio. Le 
Commissioni hanno la tendenza a rifiutare marchi semplici come quelli 
costituiti da un numero, da un colore, da una lettera singola, ecc…, adducendo 
che la registrazione creerebbe un monopolio su un segno che deve rimanere 
liberamente utilizzabile da tutti. In realtà a questa posizione si è obbiettato che 
dalla registrazione si crea un diritto all’uso esclusivo di un segno, quindi un 
diritto di monopolio sui generis16, poiché in realtà non si preclude ad altri 
l’utilizzo di un segno diverso, cadendo di conseguenza l’obbiezione fondata 
sul monopolio. Si pensi ad esempio alla registrazione del marchio numerico 
“5” per un’autovettura; questo segno distintivo non impedirà ad un’impresa 
concorrente l’utilizzo di un diverso numero per un’auto concorrente o altro 
diverso segno. In conclusione ciò che non si spiega è la necessità di utilizzare 
per forza lo stesso numero per un’auto simile, se non per sfruttare la notorietà 
del marchio precedente. 
Per quanto riguarda l’impedimento della descrittività17, secondo il quale non 
si possono registrare segni che descrivono i prodotti di riferimento poiché ciò 
consentirebbe l’uso esclusivo di vocaboli normalmente utilizzati da tutti i 
                                                                                                      
15
 Cfr. § 3.5.2. 
16
 Cfr. § 3.4.2. 
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consumatori e produttori per ndicare i rispettivi prodotti, si deve rilevare che 
la prassi delle tre Commissioni a riguardo, è piuttosto disomogenea. Non 
sembra, infatti, che sia ancora stato definito un parametro comune alle tre 
Commissioni per valutare la descrittività o meno di un segno, giudizio che per 
il momento sembra lasciato alla pura discrezionalità dei loro membri. 
L’analisi della prassi delle Commissioni tocca inoltre una decisione (la prima 
ad essere ricorsa al Tribunale di Primo grado C.E.) che ha permesso la 
soluzione formale, poiché data da una sentenza di un tribunale comunitario, di 
un dubbio che intaccava la struttura dell’UAMI, cioè quello sulla natura 
giuridica o amministrativa delle Commissioni di ricorso. Da questa decisione 
riguardante tra l’altro l’acquisita distintività in seguito all’uso del marchio18, 
è sorto il problema della possibilità di presentare la prova d’uso per la prima 
volta davanti alle Commissioni, atto che conferma senza dubbio la natura 
amministrativa di tali organi, poiché di norma non si poss o presentare 
nuove prove in un tribunale di secondo grado. La decisione della Prima 
Commissione di rifiuto di tali prove, ha manifestato la tendenza dei suoi 
membri a credere nella natura giuridica e non amministrativa delle 
Commissioni di ricorso; in seguito, la prima sentenza del Tribunale di Primo 
                                                                                                      
17
 Cfr. art. 7, 1, c RMC e § 3.5.
18
 Decisione R 35/98-1 concernente il marchio “BABY-DRY”.  
Introduzione 
 12
grado C.E. in materia di marchio comunitario, ha dissipato ogni dubbio 
ammettendo la prova d’uso davanti alle Commissioni e confermandone 
dunque la natura amministrativa. 
L’esposizione della prassi prosegue quindi con riferimento ai vari argomenti 
tra cui il principio dell’affidamento, la modifica della domanda di marchio e 
le decisioni su pronunce della Divisione di opposizione (inter partes) dai 
quali emerge chiaramente la volontà delle Commissioni di modificare le linee 
d’azione sia della Divisione d’esame, che spesso non considera a fondo le 
motivazioni addotte dai richiedenti, sia della Divisione d’opposizione che 
sembra applicare troppo alla lettera le norme in tema di ammissibilità 
dell’opposizione. Da ciò risulta dunque la funzione di guida delle 
Commissioni di ricorso finalizzata al raggiungimento di una linea di condotta 
condivisa e applicata dai vari organi dell’Ufficio. 
La lettura della prassi delle Commissioni di ricorso, va fatta tenendo presente 
che l’UAMI ha iniziato ad operare recentemente (Aprile 1996) e che le 
Commissioni hanno emesso la prima decisione nel Dicembre 1997. Ciò 
spiega dunque un’applicazione forse troppo rigida della norma (RMC) tipica 
di organi di recente formazione ed a una prassi non del tutto omogenea tra gli 
stessi. Questa osservazione suggerisce dunque agli esperti di diritto di 
utilizzare, almeno per il momento, un parametro non troppo rigido nel 
valutare l’operato delle Commissioni di ricorso e dell’Ufficio in generale. 
CAPITOLO I: 
UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO 
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI) 
1.1 CENNI AL REGOLAMENTO DEL MARCHIO COMUNITARIO 
40/94/CE 
Il Regolamento del marchio comunitario 40/94/CE (da ora in avanti RMC) ha 
tardato quasi venti anni per venirealla luce. Ciò è dovuto a due problemi 
principali; l’uno legato alla scelta della lingua e l’altro alla sede ed ubicazione 
dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Il 29 Ottobre 1993 i 
capi di stato in una famosa riunione trovarono un accordper la distribuzione 
delle sedi delle agenzie che si creavano contemporaneamente all'Ufficio dei 
marchi19. Quest’ultimo venne assegnato alla Spagna; successivamente il 
governo spagnolo, sorprendendo tutti gli operatori e i vertici delle Comunità, 
decise per ragioni di carattere politico interno che la sede fosse presso la città 
di Alicante. Il fatto che il Consiglio Europeo fosse riuscito a trovare un 
accordo anche sulla questione delle lingue (francese, italiano, inglese, 
                                  
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 L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Copenaghen), l’Agenzia per la formazione (Torino), l’Agenzia 
della valutazione dei medicinali (Londra). 
Capitolo I – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) 
 14
spagnolo e tedesco), permise successivamente - precisamente il 20 Dicembre 
1993 - l'adozione del RMC. 
Il RMC consta di 143 articoli distribuiti in 13 titoli: disposizioni generali; 
diritto dei marchi; domanda di marchio comunitario; procedura di 
registrazione; durata, rinnovo e modifica del m rchio comunitario; rinuncia, 
decadenza e nullità; procedura di ricorso; marchi comunitari collettivi; 
disposizioni di procedura; competenza e procedura concernenti le azioni 
giudiziarie relative ai marchi comunitari; incidenze sul diritto degli Stati 
membri; l'Ufficio; disposizioni finali. 
Il RMC ha permesso la creazione di un marchio a carattere unitario avente 
efficacia diretta nei 15 Stati membri. Come gli Stati Uniti hanno il loro 
marchio federale, così la C.E. ha il marchio comunitario che vale per tutti i 
paesi della comunità. La registrazione, il trasferimento, la cessione, la revoca 
e ogni decisione presa riguardante la loro validità, ecc… hanno un valore 
unitario. Si tratta di un grande vantaggio rispetto alla situazione anteriore al 
RMC; in precedenza, infatti, per poter avere una protezione nei 15 paesi della 
Unione Europea, bisognava depositare il marchio presso ogni singolo paese o 
passare attraverso l'Accordo di Madrid gestito dall'Organizzazione mondiale 
Capitolo I – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) 
 15
della proprietà intellettuale (da qui in avanti OMPI)20. Dal momento che non 
tutti i paesi comunitari erano membri dell'accordo di Madrid (Regno Unito, 
Irlanda, Danimarca, Grecia), bisognava fare un deposito diretto in questi 
quattro paesi e in più, per quanto riguardava gli altri Paesi comunitari, passare 
effettivamente per l'Ompi; ciò comportava un aggravio di lavoro e costi 
supplementari. Tra l'altro ogni marchio era un marchio nazionale, seguiva la 
propria storia, quindi da un lato, era soggetto ad un rischio di opposizione in 
ogni paese, dall’altro s’imbatteva in problemi linguistici poiché ogni 
procedura era sottoposta alla procedura nazionale. Il RMC ha previsto un 
marchio forte che non soltanto garantisce diritti esclusivi per quanto riguarda 
marchi identici, ma anche per quanto riguarda i m chi similari, i prodotti 
simili (sempre che vi sia un rischio di confusione o associazione tra prodotti), 
i marchi notoriamente conosciuti secondo l'articolo 6 bis dell'Unione di 
Parigi, nonché i marchi che sono notori in un determinato paese della 
Comunità o nella Comunità stessa.
Per quanto riguarda la titolarità, l'articolo 5 RMC stabilisce che in concreto 
tutti possono depositare un marchio comunitario; non soltanto cittadini ed 
                                  
20
 Con l’Accordo di Madrid del 1891, attualmente vigente nel testo di Stoccolma del 1967, si crea una 
“Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi” che avviene attraverso il deposito presso 
l’Ufficio internazionale della proprietà industriale (sito a Ginevra) gestito dall’Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale. 
Capitolo I – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) 
 16
imprese che hanno come origine un paese aderente alle Comunità europee, 
all'Unione di Parigi e all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma 
perfino i rifugiati possono a certe condizioni essere titolari di un marchio 
comunitario e, in ogni caso, anche i cittadini di Paesi che accordano una 
reciprocità. 
Un altro vantaggio è legato all'uso del marchio comunitario: l'obbligo d'uso, 
che è stato introdotto già dalla direttiva 89/104/CEE e trasposto in tutte le 
legislazioni nazionali. In precedenza chi voleva registrare un marchio in più 
Paesi, doveva utilizzarlo in ciascuno di essi per evitarne la decadenza nei 
luoghi in cui non lo avesse effettivamente utilizzato. Al contrario, nel sistema 
del marchio comunitario, l’utilizzo del marchio in un singolo Paese ne 
impedisce la decadenza per tutta la Comunità. 
Per quanto riguarda poi altri vantaggi del marchio comunitario, bisogna 
segnalare il diritto di chiedere la trasformazione della domanda di marchio 
comunitario in domanda di marchio nazionale, quindi, non c'è mai perdita di 
diritti; eventualmente c'è una perdita delle tasse che sono stat  pagate, ma in 
ogni caso si mantengono gli eventuali diritti di priorità e di preesistenza. 
Il RMC prevede inoltre la possibilità di rivendicare la priorità che si conteggia 
nel termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda  
marchio comunitario. 
Capitolo I – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) 
 17
Un'altra questione è la rivendicazione della preesistenza a proposito della 
quale una decisione del Presidente dell'Ufficio ha semplificato l'esigenza della 
certificazione autentica da parte dell'ufficio nazionale, ritenendo sufficiente 
una fotocopia del documento originale rilasciata dall'autorità competente. 
Infine, la difesa del marchio comunitario è molto più agevole, dato che vi 
sono dei tribunali dei marchi comunitari competenti sia per quanto riguarda le 
azioni di contraffazione sia per quanto riguarda le adozioni di misure 
cautelari21. 
1.2 COSA È L’UAMI: STRUTTURA E NATURA 
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (da ora in avanti UAMI) è 
un organo della Unione Europea. Esso ha personalità giuridica22 ed, in qu nto 
organo Comunitario, la sua organizzazione è di tipo amministrativo.  
L'Ufficio è rappresentato e diretto da un presidente (attualmente Jean-Claude 
Combaldieu), il cui mandato è al massimo di cinque anni e rinnovabile23; è 
nominato dal Consiglio della Unione Europea in base ad un elenco di tre 
                                  
21
 INDICAM DOSSIER N 15,"Il sistema del marchio comunitario al momento della sua entrata in vigore", 
O. Montalto, J.Montiero, F. Jacobacci, A. Vanzetti, 1996. 
22
 Art. 111 RMC 40/94 CE, G. Sena, P. Frassi, S. Giudici, Codice di diritto industriale, G. Sena, Milano, 
1996, pag. 217. 
23
 Art. 120 RMC 40/94/CE. 
Capitolo I – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) 
 18
candidati compilato dal Consiglio d'amministrazione dell'UAMI. Il Consiglio 
è formato da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un 
rappresentante della Commissione e dai rispettivi supplenti per un totale di 
sedici membri. Il Consiglio oltre a stilare la lista di cui sopra, assiste il 
presidente dell'UAMI e può destituirlo. Il Comitato del bilancio si occupa di
approvare il progetto di bilancio presentato ogni anno dall'Ufficio. Il Comitato 
del bilancio è composto da una persona per ogni Stato membro più un 
rappresentante della Commissione (in totale ha sedici membri). La 
Commissione, il Parlamento europeo e la Corte dei conti eseguono la 
revisione dei conti.  
Il presidente dell'UAMI è assistito da due vicepresidenti: il primo (Alexander 
Von Mühlendahl) dirige la vicepresidenza alle questioni giuridiche, il secondo 
(Alberto Casado Cerviño) dirige la vicepresidenza delle questioni tecniche ed 
amministrative. Questa ultima consta di più servizi attinenti all 
amministrazione e gestione dell'ufficio: aspetti finanziari, informatici, 
personale, ecc…