Intangible assets e marchi: aspetti giuridici ed economici

                                                                                                   
PREFAZIONE
 Nel presente lavoro orientato nell’ambito della proprietà intellettuale  vengono indicati gli  
indirizzi che sono stati espressi  dalla dottrina sulla natura e sul carattere immateriale o materiale 
del marchio.
Si tracciano i confini e sono individuate le differenze tra il marchio e la  marca, il based  
brand equity ed il valore finanziario della marca, attraverso un esame trasversale di tipo giuridico,  
economico ed analitico del marketing.
Nell’esaminare il marchio sotto l’aspetto del diritto viene data importanza sia alle fonti  
normative  nazionali   sia  ai  regolamenti  europei  ed  alle  convenzioni.  Ciò  al  fine  di  avere  un 
framework di tipo comparatistico   intercettando le somiglianze e le differenze con le norme che  
regolano  il  marchio comunitario ed il marchio internazionale.
Non si tralasciano riferimenti alla tutela doganale del marchio, alle modalità di ricerca di  
anteriorità,  di  registrazione,  alla  contraffazione  e  concorrenza  sleale,  alla  mediazione  ed  all’ 
arbitrato nell’ambito della proprietà intellettuale dei marchi. 
 Sotto  l’aspetto  economico si  esaminerà la  valutazione contabile  e  la  classificazione in  
bilancio  del  marchio  nell’ambito  dei  beni  immateriali  secondo  i  principi   OIC  ed  i  principi  
internazionali IFRS/IAS 38.
Si effettuerà anche un esame degli intagible assets gettando uno sguardo sulla valutazione  
economica del marchio attraverso il  metodo del costo,  il  metodo   economico ed il  metodo di  
mercato, per chiudere il lavoro con le  forme possibili di gestione finanziaria del portafoglio di IP. 
Un sentito ringraziamento di cuore al Direttore del Master Prof. A. Nigro, al coordinatore  
Prof. A. Clemente e Prof.ssa E. Finazzi Agrò, al tutor  Prof. N. Francione, per i loro  insegnamenti  
e per la loro cortese disponibilità.
Roma, lì  Dicembre  2010                                     Roberto Lo Presti
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1. Natura e nozione di marchio. Confronto con la nozione di  marca (brand) e di 
brand equity. Differenze tra la consumer - based brand equity e valore finanziario 
della marca.  Marchio come bene materiale e/o immateriale.
I termini marchio (trademark),  marca (brand)  e brand equity vengono spesso 
usati  impropriamente  come  sinonimi.   Ed  allora  attraverso  la  loro  classificazione  è 
importante capire  in che modo tali  termini  si  differenzino tra loro avendone chiari  i 
rispettivi confini.
Il  marchio  (trademark)   è  anzitutto  un  segno  distintivo  dell’azienda, 
rappresentabile graficamente, che consente al consumatore di distinguere l’impresa e di 
segnalare la provenienza dei propri prodotti e sevizi rispetto ai marchi più o meno simili 
di un altro imprenditore. 
Il marchio da una parte è il nome dell’azienda ed è il bene immateriale che viene 
iscritto in bilancio.
Dall’altra  può essere  oggetto  di  trasferimento  da  un  soggetto  ad  un  altro  e  si 
potrebbe sostenere che il marchio apposto sul prodotto costituisca un oggetto tangibile.
Si  è  dibattuto  in  dottrina  se  il  marchio  come  segno  distintivo  debba  essere 
inquadrato nella categoria dei beni immateriali o materiali.
L’orientamento espresso dalla tesi  negativa,  vedi  Di Cataldo,  Ferri,  Messinetti, 
ritiene che il marchio come segno distintivo si immedesima nel bene che identifica e ne 
segue  le  sorti,  rimanendo  tutelato  per  la  sua  funzione  identificatrice  ed  efficacia 
distintiva. 
In tal caso il marchio rimarrebbe privo di autonomia e non potrebbe qualificarsi 
come bene immateriale, escludendosi la possibilità di configurare diritti sul medesimo.
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Contrariamente  l’orientamento  maggioritario  espresso  dalla  tesi  affermativa 
sostiene che il marchio rimane autonomo rispetto al bene o servizio che identifica, ha di 
per sé un valore economico e può essere oggetto di distinti rapporti giuridici. 
Ed allora la dottrina, vedi Vivante, Campobasso, Ascarelli, Santini, ritiene che sia 
qualificabile come bene immateriale. 
Secondo  la  giurisprudenza  prevalente  si  configura  sul  marchio  un  diritto  di 
proprietà  analogo a quello che si ha sui beni materiali ma di tipo limitato e funzionale 
che  può esser acquisito anche per usucapione.
Passando dal concetto di marchio al concetto di marca (brand), benché su tale 
termine  non  vi  sia  un’univoca  definizione,  si  può  definire  brand  quel  concetto  che 
costituisce un insieme più ampio di valori attraverso i quali l’azienda venditrice non solo 
identifica se stessa od il proprio prodotto e differenzia la propria offerta da quella dei 
propri concorrenti ma offre valore  ai propri acquirenti - consumatori.
La  marca  dunque  non  è  solo  una  proprietà  dell’azienda  per  la  quale  svolge 
funzioni di identificazione di beni e servizi ma svolge una funzione diretta nei confronti 
del consumatore.
La marca nei confronti  dell’acquirente - consumatore: 1) offre una guida nella 
scelta  del  prodotto  e  rispetto  alle  sue  aspettative  sulle  qualità  del  prodotto  (detta 
componente identificativa); 2) determina un superamento della fase di incertezza iniziale 
sulla  scelta  ed  una  creazione  di  un  rapporto  di  fiducia  con  il  cliente  (componente 
fiduciaria); 3) crea un  segno di appartenenza sociale,  un senso di autostima e di pregio 
(componente valutativa).
Il brand si può in sostanza definire come il segno o nome distintivo attraverso il 
quale  il  consumatore  raggiunge  una  consapevolezza  del  prodotto  tale  da  indurlo  a 
preferire rispetto a prodotti simili anche pagandolo un prezzo superiore (premium price) 
rispetto al prezzo medio per un bene somigliante, acquisendolo con maggiore frequenza 
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rispetto a quelli della concorrenza.
E’ stata assimilata la funzione del brand a quella di un biglietto da visita che un 
impresa presenta sulla scena competitiva per identificarsi e differenziarsi dal resto del 
mercato.
Il brand può essere espressione di un singolo prodotto, come i il caso Nutella – 
Ferrero,  o riferirsi ad un gruppo di prodotti che assolvono a funzioni differenti ma che 
hanno  caratteristiche  riconducibili  alla  stessa  realtà  aziendale  ed  allora  si  parlerà  di 
corporate brand come nel caso di Gilette, IBM o Nestlé.
Si ha brand equity quando la marca viene a creare valore economico finanziario 
ed avviene l’incontro tra la funzione che la marca svolge da una parte per l’azienda e la 
funzione che la  marca  svolge dall’altra  per  il  consumatore e  per  i  soggetti    esterni 
all’azienda ma legati alla marca, distributori e fornitori ecc.
Il concetto di brand equity data dal Farquahar e ripresa dal Shocker e Srivastava 
non è altro che il valore finanziario incrementale di un prodotto dovuto al brand.
Aakear definisce la brand equity come risorsa strategica costituita da un insieme 
di attività e passività legate al marchio che accrescono o diminuiscono il valore di un 
prodotto o servizio per un impresa e verso i clienti dell’impresa.
 Il termine brand equity  nasce in occasione delle grandi acquisizioni o divisioni di 
multinazionali alla fine degli anni ottanta ed usato dagli acquirenti e dai venditori per 
riuscire a misurare in termini monetari il valore del brand.
Nel tempo il termine  brand equity ha assunto un doppio significato: 
1) consumer – based brand equity inteso dagli studiosi di marketing (vedi Keller) 
come l’effetto  che la  conoscenza del  brand determina sulla risposta del  consumatore 
ovvero  la  percezione  che  del  brand  hanno  i  consumatori   ed  il  comportamento  dei 
medesimi; 
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Nell’ambito  della  consumer  –  based  brand  equity   i  fattori,  che  secondo  gli 
studiosi  di  marketing  ed  Aaker  determinano  la  forza  del  brand  equity  ai  fini  della 
determinazione del suo valore, sono: a) la fedeltà; b) la notorietà; c) la qualità percepita 
dal consumatore; d) i valori associati alla marca; e) beni immateriali dell’impresa.. 
Tali requisiti sono stati racchiusi all’interno di una  area detta DAD che individua 
nella diffusione, nell’affidabilità e nella differenziazione  le basi su cui deve  poggiare il 
brand.
 2) un valore economico finanziario della brand equity inteso come  valutazione 
monetaria di un marchio secondo criteri economici e finanziari che comunque non può 
prescindere da una analisi di marketing del valore cosumer - based della brand equity.
E’ importante  dunque  come  l’esame  del  marchio  al  fine  di  individuarne  gli 
elementi  di  differenza  e  di  assonanza con istituti  simili  venga svolto  attraverso  uno 
studio  trasversale  sotto  il  profilo:  1)  giuridico,  2)  economico,  3)   ed  analitico  del 
marketing.  
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1. VANZETTI –  DI CATALDO Manuale di diritto industriale, Giuffrè Editore Milano  2005;
2. AUTERI –  FLORIDIA –  MANGINI - OLIVIERI  - SPADA – RICOLFI  Diritto industriale proprietà 
intellettuale e concorrenza, Giappichelli editore Torino 2009;
 3. D. PREDOVIC  La valutazione del marchio dal consumer –  dalla based brand equity alla valutazione 
finanziaria, Egea editore Milano 2004;
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2. Disciplina giuridica del marchio: fonti normative nazionali, Regolamenti CE e 
Convenzioni  internazionali  in  riferimento  rispettivamente  al  marchio  nazionale, 
marchio comunitario  e marchio internazionale. 
L’analisi del marchio sotto il profilo giuridico ci porta necessariamente a dover 
ricercare ed individuare in via preliminare le norme in cui tale istituto viene richiamato.
Sotto tale profilo occorre fare sin da subito una distinzione tra la normativa che 
regolamenta il marchio nazionale, i regolamenti che trattano del marchio  comunitario e 
le convenzioni relative al marchio internazionale.
I confini normativi del marchio nazionale sono: 1) gli artt.2569 – 2574 del Codice 
civile che nell’ambito del libro V del Lavoro richiamano il capo relativo al Marchio, 2) il 
Codice della proprietà industriale  D.Lgs 2005 n.30  artt 7 - 28 relativo alla sezione sui 
Marchi; 3) gli artt.473 - 474 quater e 517 ter – 517quater Codice penale relativi ai delitti 
sulla proprietà industriale; 4) il D.M. n.33/2010 contenente il Regolamento di attuazione 
del Codice della proprietà industriale; 5) l’art.54 L.1995 n.218 e l’art. 22 del Reg.CE 
n.44/2001 .  
L’ art.  2569   c.c.   richiama  il  diritto  di  uso  escluso  del  marchio  idoneo  a 
distinguere prodotti o servizi di chi lo ha registrato nelle forme stabilite dalla legge; 2) l’ 
art.2570  c.c.  richiama  i  marchi  collettivi  a  garanzia  della  natura,  dell’origine  di 
determinati prodotti o servizi che una volta registrati possono essere concessi in un uso 
ai produttori nel rispetto dei rispettivi regolamenti; 3) l’art.2571 c. c. regola il diritto di 
preuso di un marchio non registrato con diritto del preutente di continuare ad usarne nei 
limiti in cui se ne è valso nonostante la registrazione di altri marchi, 4) l’art. 2572 c.c. 
richiama il divieto da parte del rivenditore di sopprimere il marchio del produttore; 5) 
l’art. 2573 c.c. richiama il diritto di  trasferimento o di concessione in licenza  parziale o 
totale  del  marchio purché non derivi  inganno nei  caratteri  dei  prodotti  o servizi;  6) 
l’art.2574 c.c. richiama leggi speciali ed il codice della proprietà industriale ai fini della 
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regolamentazione dei marchi.
Il Codice della proprietà industriale  del D.Lgs 2005 n.30 con gli articoli da 7 a 
28, prende in considerazione i segni che suscettibili di essere rappresentati graficamente 
possono essere registrati, i requisiti specifici di novità, capacità distintiva, liceità, verità 
o non decettività richiesti ai fini della registrazione, i termini per la rinnovazione del 
marchio,  la  protezione  temporanea  di  sei  mesi  per  i  marchi  di  prodotti  o  servizi 
presentati  nelle  esposizioni,   il  diritto  di  uso esclusivo  del  marchio registrato  salvo 
proprio consenso, la decadenza per volgarizzazione, illiceità sopravvenuta e non uso, 
scadenza del termine e rinuncia del titolare come cause di estinzione, la   convalidazione.
Gli artt.da 473 – a 474 quater e da 517  – a 517quater Codice penale introdotti con 
la Legge sviluppo n.99/2009 riguardano rispettivamente: a) nell’ambito  del titolo sui 
delitti  contro la fede pubblica, i delitti di contraffazione ed  alterazione di marchi, sia 
con  il semplice uso di tali marchi sia con l’introduzione nello stato di prodotti  con 
marchi falsi e contraffatti; b) nell’ambito  del titolo sui delitti  contro l’ industria ed il 
commercio,  i delitti di  vendita di prodotti con segni mendaci e usurpazione  di titolo di 
proprietà industriale  commessi  nella fabbricazione di oggetti o prodotti.
Il  D.M.  n.33/2010  contenente  il  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  della 
proprietà  industriale   al  fine di  semplificare  e  stabilire  le  modalità  di  deposito  delle 
domande presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, detta le norme sul procedimento di 
opposizione, sulle modalità di deposito delle domande di trascrizione ed annotazione.
L’art.54 L.1995 n.218 di  riforma del  sistema italiano del  diritto  internazionale 
privato,  classifica  il  marchio  come  bene  immateriale   nell’ambito  dei  diritti  reali, 
richiamando nelle questioni di validità dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle 
azioni  di  nullità  o  di  decadenza  l’applicazione  della  legge  dello  Stato  in  cui  viene 
utilizzato il bene. 
L’art. 22 del Reg.CE n.44/2001 sulla competenza giurisdizionale  delle decisioni 
in materia civile e commerciale, al comma IV individua in materia di registrazione o di 
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