Il principio degli equivalenti nel sistema brevettuale

  
-l'interpretazione del brevetto (o più precisamente 
della domanda di brevetto) fatta dall' Ufficio Brevetti. 
-l'esame della privativa, con fissazione di ambito e 
limiti, in sede di giudizio di contraffazione
4
. 
                                                     
Per la Francia vedi l’art.1 della legge sulle invenzioni 
del 2 Gennaio 1968 n.68-1 . 
Per il Belgio vedi l’art.1 della legge del 24  Maggio 
1854. 
Per gli USA vedi al par.100 a) del Patent Act 1952. 
Per la Spagna vedi l’art.1 della legge 26 Luglio 1929. 
3
 Si veda in proposito la rigorosa ricostruzione della 
teoria della interpretazione fatta dal SENA che parla dei 
principi ermeneutici della totalit  e della riconoscibilit  e 
delle teorie della volont  e della dichiarazione, in 
L’interpretazione del brevetto p.15 ; SORDELLI, L’antitesi tra 
i sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame (a 
proposito dell’interpretazione dell’art.31 della legge sulle 
invenzioni). 
4
 Sia la fase dell’interpretazione che quella di 
estensione dell’ambito e limiti del brevetto Ł generalmente 
seguita dalla dottrina, vedi SENA in L’interpretazione del 
brevetto o la ricostruzione fatta dal BENUSSI FRANCO, in 
Tutela del brevetto per invenzione : ambito e limiti ; c’Ł 
addirittura chi come il FRANZOSI parla di prima fase di 
interpretazione e seconda fase che lui definisce di 
  
Mentre nel primo caso si considera l'oggetto 
dell'invenzione, il quid coperto dal diritto di esclusiva, 
si individua cioè l'invenzione, nel secondo caso c'è un 
vero e proprio confronto fra due o più idee di 
soluzione
5
 facendo così emergere indirettamente 
l'estensione e i limiti del brevetto, cioè attraverso un 
eventuale esame giudiziale per contraffazione o per 
nullità si arriva a determinare ambito e tutela della 
privativa brevettuale, che pur godeva di una 
                                                     
integrazione , in cui fa rientrare il principio degli 
equivalenti. 
5
 Giurisprudenza costante in questo senso. Per tutti vedi 
Tribunale di Roma 13 Ottobre 1973, in GADI 401 dove si 
ribadisce che il contenuto tutelabile del brevetto Ł 
rappresentato non gi , e solo da quanto descritto e 
rivendicato nel brevetto stesso, bens  dall’idea di soluzione 
(la c.d. idea inventiva) che emerge dal brevetto stesso e 
della quale quanto descritto e rivendicato pu  ben costituire 
una sola esemplificazione. Da qui nasce la teoria degli 
equivalenti, cioŁ tutelabilit anche delle varianti 
consistenti in equivalenti noti di quanto rivendicato e 
descritto. ; di qui pure il principio per cui costituisce 
contraffazione l’utilizzazione dell’ altrui invenzione con 
semplificazioni, ovvero con miglioramenti che tuttavia non 
incidano sugli << elementi essenziali e caratteristici 
dell’idea >>.  
  
presunzione di validità essendo passata indenne 
attraverso le larghe maglie dell' Ufficio Brevetti
6
.  
Ed infatti uno degli strumenti creati dalla prassi 
giurisprudenziale
7
 e sostenuta in modo unanime dalla 
                     
6
 Vedi art.31 R.D. 1939 L.I. dove si dice che : <<l’esame 
della domanda, della quale sia stata riconosciuta la 
regolarit  formale e la corrispondenza del titolo all’oggetto 
dell’invenzione, Ł rivolto ad accertare se l’invenzione Ł 
conforme alle disposizioni dell’art.12 e non contrasti con 
quelle dell’art.13 >>. L’Ufficio dunque non accerta nŁ la 
novit  nŁ la originalit . 
Per una panoramica comparativa sui vari sistemi 
brevettuali :BENUSSI FRANCO,in Tutela del brevetto per 
invenzione :ambito e limiti. 
7
 Costante prassi giurisprudenziale (vedi Tribunale di 
Roma 13 Ottobre !973 in GADI 401 ; App. Mil. 9 Giugno !972 in 
GADI 138) e dottrina hanno sempre ritenuto che l’impiego da 
parte di terzi di mezzi equivalenti a quelli descritti nella 
privativa rientri nell’estensione di quest’ultima (LUZZATTO, 
Trattato generale delle privative industriali, Milano 
1914,I350 ; RAMELLA, Trattato della propriet 
industriale,Torino,1927,I ; GHIRON, Corso di diritto 
industriale ; GRECO, I diritti sui beni immateriali, Roma 
1948 ; LUZZATTO, Teoria e tecnica dei brevetti di 
invenzione,1960 e Idea di soluzione e contraffazione di 
brevetto. 
  
dottrina per delimitare l'ambito e far falere la privativa 
brevettuale è l'applicazione del principio degli 
equivalenti
8
, per molto tempo applicato esclusivamente 
in campo meccanico
9
 come risulta dalle univoche 
decisioni delle Corti giudiziarie appartenenti ai vari 
ordinamenti europei ed extracontinentali, non 
                                                     
GRECO-VERCELLONE e FRANZOSI con lieve variet  di 
sfumature ancorano il concetto di equivalente o variante a 
quello della funzione ; idem ROTONDI, in Diritto industriale.  
8
 Per una visione comparativa DE HAAS, in La Theorie des 
Equivalents in Aspects actuels de la contrefa on 1975 pag.72 ; 
 GIAMBROCONO : Equivalenza tra anteriorit  e 
contraffazione in Rivista di Dir.Ind.1953,I,175 ; sulla 
contraffazione vedi anche DENOZZA in AA.VV. Volume Celebrativo 
del XXV  della Rivista di dir. ind.le 1977 pag.251-274. 
 PUGH : The Doctrine of Equivalents-Asset or Liability to 
the drafter of claims ? 
9
 Trib. di Bologna 16 Maggio 1974 : la massima riafferma 
l’illiceit  della contraffazione per equivalenti meccanici, 
facendone applicazione alla materia dei modelli ornamentali. 
In senso conforme e con riferimento ai brevetti per invenzione 
vedi Trib.di Vicenza 15 Marzo 1974. Sulla contraffazione per 
equivalenti non meccanici ma ornamentali in materia di modelli 
si ricorda un contributo del VANZETTI, Il problema dei marchi 
di forma, in Riv.Dir.Comm.1964,I,413.  
  
occupandosi invece di altri settori quasi intoccabili 
come quello chimico
10
.  
Di conseguenza in un eventuale esame giudiziale 
alla prima fase corrispondente alla interpretazione del 
brevetto, determinata dalle rivendicazioni, lette alla 
luce della descrizione e dei disegni, segue la seconda 
fase
11
 della interpretazione del brevetto, costituita 
invece dall' applicazione della teoria degli equivalenti, 
                     
10
 DI CATALDO : La problematica delle invenzioni chimiche, 
in I nuovi brevetti ; GIUSEPPE BIANCHETTI : L’oggetto del 
brevetto chimico in op.cit.infra ; SENA, in I diritti sulle 
invenzioni e i modelli industriali ; FLORIDIA : L’invenzione 
farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti ; BELLENGHI, 
Sull’ammissibilit  della brevettazione di sostanze chimiche e 
chimico farmaceutiche e Nuovo prodotto chimico : protezione 
brevettuale assoluta o limitata all’uso ? ; Tra le rare 
applicazioni della giurisprudenza vedi sent Corte di Cass. 16 
Nov.1990 n.11094 in GADI n.2478 ; Trib. Modena 18 Luglio 
1994,in GADI 3139.Come Ł sottolineato dagli studiosi in questi 
casi si procede a transazioni piø che divulgare le 
equivalenze.  
11
 Il FRANZOSI, in Il Brevetto :quale tutela ? si discosta 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, chiamando la seconda 
fase di integrazione e per questo viene a sua volta criticato 
dal BENUSSI, in Tutela del brevetto per invenzione :ambito e 
limiti. 
  
che si occupa dell'ambito brevettuale in connessione 
con eventuali violazioni di tipo contraffattorio. 
Questa teoria è ormai da tempo
12
 al centro dell' 
attenzione degli studiosi del diritto brevettuale, e si 
estende fino  ad arrivare ad un suo recente sviluppo 
espresso nelle sentenze americane Hilton Davis e 
Markman. 
13
.  
                     
12
 Sviluppata circa un secolo fa : Winans v. Denmead 
(1853) 
13
 FRANZOSI, in il brevetto: quale tutela ? Articolo 
pubblicato su di una Rivista straniera in corso di stampa. 
  
§2. Caratteri dell'invenzione brevettabile : in 
particolare novità ed originalità ; loro rapporti con 
il principio degli equivalenti. 
 
Peraltro per poter affrontare in modo compiuto il 
problema degli "equivalenti" (nozione ed ambito di 
applicazione), è pregiudiziale affrontare l'insieme delle 
caratteristiche essenziali che qualificano un trovato 
come invenzione brevettabile. 
Requisiti dell' invenzione
14
 perché possa 
incorporarsi in un brevetto sono tradizionalmente 
quattro: 
INDUSTRIALITA'
15
 
                     
14
 GRECO-VERCELLONE, Le invenzioni e modelli industriali ; 
Art.12 R.D.29 Giugno 1939,n.1127 
ROTONDI : Diritto Industriale 
GHIRON : Corso di diritto industriale, Roma 1929 
BONELLI : Privativa per invenzioni industriali, in 
Novissimo Digesto Italiano 1957. 
SENA :I diritti sulle invenzioni e sui modelli 
industriali e piø recentemente AMMENDOLA, 
Invenzione,Marchio,Opera dell’ingegno. 
15
Corte di Bologna 18 Marzo 1972 :il requisito della 
industrialit  consiste nell’attitudine dell’invenzione a 
  
ORIGINALITÀ'
16
 
NOVITÀ'
17
 
                                                     
fornire risultati utili ai fini di una attivit  produttiva di 
beni o servizi, e non Ł escluso dal carattere meramente 
artigianale dello sfruttamento di cui Ł suscettibile nŁ da 
imperfezioni tecniche constatabili nella realizzazione 
concreta della macchina oggetto dell’invenzione. 
In dottrina ROTONDI, op.cit. ; GRECO,I diritti sui beni 
immateriali ; ROVELLI ; CORRADO, Le opere dell’ingegno-Le 
privative industriali ; OPPO intende l’industrialit  come 
applicabilit  industriale (ex.art.17 l.i.),nella idoneit  del 
ritrovato ad essere fabbricato (con risultati costanti) in una 
attivit  potenzialmente idonea a soddisfare i bisogni di terzi 
(rivolta al mercato). 
16
 Contributi della giurisprudenza sono : Corte di Cass.5 
Sett.1990 n.9143,in GADI 2477 ; vedi in GADI 531 ; contributi 
della dottrina sono : BIERRI : Sulla novit  estrinseca ed 
intrinseca del brevetto ; DI CATALDO, Originalit 
dell’invenzione ; CAVANI, Commento all’art.14 L.I. 
17
 Per una definizione della novit  vedi l’art.12 L.I. 
Pochissime le decisioni della giurisprudenza in cui Ł 
detto che gli equivalenti inficiano la novit  estrinseca del 
2  trovato. Un precedente si ha con la decisione del Trib.di 
Mil.16 Nov.1978, in GADI 1098, dove si dice che :"AllorchŁ la 
macchina costituente oggetto di un brevetto per una invenzione 
  
LICEITÀ'  
e ad ognuno di essi il legislatore si riferisce 
dandone una definizione normativa agli 
artt.12,14,16,17 della legge sulle invenzioni (r.d.1939 
n°1127)
18
. 
Tra questi caratteri, quello da approfondire 
maggiormente è il carattere della novità
19
, ed una 
                                                     
industriale presenti rispetto a quella descritta in un 
brevetto anteriore delle diversit  strutturali che non danno 
tuttavia luogo a diversa idea di soluzione ma che 
costituiscono versioni progettative meccanicamente 
equivalenti, il brevetto posteriore deve ritenersi privo anche 
del requisito della novit  estrinseca". 
18
 BENEDICENTI: I brevetti nella giurisprudenza pag.249 
BIERRI: Sulla novit  estrinseca ed intrinseca di brevetto 
industriale, Foro italiano 1958,I,1800. 
CAVANI: Commento all’art.14 L.I.in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate 1981. 
DI CATALDO: Originalit  dell’invenzione; Le Invenzioni e 
i Modelli, 1990 pag.196 
LUZZATTO E.jr.: Campo dell’invenzione e requisiti formali 
del brevetto in Rivista Propriet  intell.ind. 
19
 Per il diritto di preuso la dottrina precedente si era 
espressa in senso favorevole, quella recente si Ł dichiarata 
  
invenzione può dirsi tale se non è compresa nello 
stato attuale della tecnica (art.14 L.I.), e fatti 
distruttivi della novità sono soliti essere le 
anteriorità
20
 e predivulgazioni: dove le prime sono 
tutte le conoscenze brevettate o non brevettate diffuse 
in Italia o all'estero, anteriormente alla data della 
domanda di brevetto, mentre le seconde attengono ad 
un comportamento particolarmente loquace dello 
stesso inventore o spionistico dei soggetti-collaboratori 
tenuti al segreto, salvo il caso di salvezza per 
l'inventore di un abuso evidente 
Ovviamente questi casi attengono alla novità cd. 
estrinseca, che differisce da quella intrinseca o meglio 
conosciuta come originalità dell'invenzione riguardante 
l'attività inventiva insita nella stessa invenzione; per 
                                                     
contraria :AULETTA, Delle invenzioni industriali ; 
GUGLIELMETTI, il c.d. diritto di preuso delle invenzioni, 
20
 GIAMBROCONO, in Equivalenza tra anteriorit  e 
contraffazione, afferma che " L’anteriorit  Ł il precedente 
identico o simile all’oggetto del brevetto in esame. Nessuna 
difficolt  a stabilire la sussistenza  di una anteriorit , 
difficolt  incertezze, differenze notevolissime di criteri 
discriminanti sorgono per la definizione e la determinazione 
del simile, difficolt  che Ł via via decrescente per i marchi, 
disegni ornamentali, modelli di utilit , invenzioni 
industriali. 
  
cui essa acquista originalità se non risulta in modo 
evidente dallo stato della tecnica: originalità
21
 viene ad 
equivalere "a non evidenza per il tecnico medio del 
settore"
22
. 
Ed è così che il concetto di equivalenza viene ad 
inserirsi tra anteriorità (novità estrinseca) ed 
originalità (attività inventiva) dell'invenzione stessa, 
entrambe con l'insito potere di annullare il brevetto 
sottoposto ad azione di contraffazione, andando a 
ricadere nell'ambito di una medesima idea di 
soluzione e quindi in un trovato già noto (secondo una 
visione giurisprudenziale)
23
. 
                     
21
 Per il Trib. di Roma 19 Giugno 1973 : La novit  
intrinseca o originalit  di un’invenzione va intesa come 
contributo creativo di progresso o di miglioramento, non 
conseguibile da un tecnico medio nell’esercizio delle sue 
normali funzioni ed idoneo ad apporre utilit  o incremento al 
patrimonio della tecnica industriale. ; in dottrina vedi DI 
CATALDO op.cit. ; CAVANI :op.cit.   
22
 LUZZATTO : Il consulente tecnico in materia di 
brevetti. 
23
 A livello giurisprudenziale l’equivalenza inficia 
maggiormente sulla novit  intrinseca (originalit ) e poco su 
quella estrinseca ; un accenno in questo ultimo senso si pu  
ritrovare nella decisione del Trib.di Mil.16 Nov.1978 : 
AllorchŁ la macchina costituente oggetto di un brevetto per 
  
In linea di massima però per arrivare ad acquisire 
la patente di originalità ci sono delle "fasi" precise da 
rispettare che a causa di un sistema italiano, carente 
di esame preventivo
24
,  vede alla luce solo in casi 
                                                     
invenzione industriale presenti rispetto a quella descritta in 
un brevetto anteriore delle diversit  strutturali che non 
danno tuttavia luogo a diversa idea di soluzione ma che 
costituiscono versioni progettative meccanicamente 
equivalenti, il brevetto posteriore deve ritenersi privo anche 
del requisito della novit  estrinseca.   
Secondo la giurisprudenza occorre portare l’attenzione 
sul punto inventivo, raffrontando l’idea inventiva (di 
soluzione) tutelata dal brevetto con quella realizzata 
nell’altro ritrovato, in Trib.di Varese 26 Genn.1971,in 
GADIn.19 ; Corte d’App.di Mil.,in GADI 4 Febbr.1972 ; Corte 
App.Bologna, in GADI 18 Marzo 1972 ;  
GIAMBROCONO op.cit. Riv.dir.ind.le 1953,I,175 
LUZZATTO E.jr.: Idea di soluzione e contraffazione di 
brevetto in Riv Propr. intell. ind.le. 
POUILLET: Trattato teorico pratico dei brevetti di 
invenzione e della contraffazione Milano,1916. 
VECCHIO: Accertamento della contraffazione e problemi 
relativi,in Rivista Propr.Int.Ind.le 1948 
24
 Per una visione generale vedi FRANZOSI :op.cit. ; 
BENUSSI : op. cit. ; per un approfondimento vedi SORDELLI, in 
  
eventuali, ad opera di un giudice interpellato da chi 
ne ha un valido interesse e solo ex post l'assegnazione 
del titolo brevettuale da parte dell'Ufficio Brevetti che 
svolge solo un'esame formale (art.31)
25
 :     
-Individuare il settore cui l'invenzione appartiene. 
-Costruire un modello di persona ad hoc esperta 
del ramo
26
. 
-Il giudice valuta se il tecnico considera 
l'invenzione evidente (non originale) o non evidente 
(quindi originale). 
                                                     
L’antitesi tra i sistemi di rilascio del brevetto con o senza 
esame ed i compiti dell’Ufficio centrale brevetti (a proposito 
dell’interpretazione dell’art.31 della L.I.)  
25
 Art.31 :<< L’esame della domanda, della quale sia stata 
riconosciuta la regolarit  formale e la corrispondenza del 
titolo all’oggetto dell’invenzione, Ł rivolto ad accertare se 
l’invenzione Ł conforme alle disposizioni dell’art.12 e non 
contrasti con quelle dell’art.13 >>. Non accerta nŁ la novit  
nŁ la originalit  ; ne deriva che il giudice viene ad essere 
interpellato per constatare la contraffazione del 2  brevetto, 
in aggiunta al fatto che in via riconvenzionale il convenuto 
potr  chiedere la nullit  del 1  brevetto. 
26
 LUZZATTO : Il consulente tecnico in materia di 
brevetti. 
  
-Criterio di valutazione agganciato ai cc.dd. indizi 
di evidenza o di non evidenza
27
. 
Per fare sì che l'invenzione passi questa fase 
indenne, è importante capire quali sono questi indizi 
di non evidenza e di evidenza, anche  perché è 
nell'ambito di questa ricerca che, quasi timidamente, 
si affaccia il concetto di equivalenza
28
. 
                     
27
 Indirizzo giurisprudenziale, in GADI n.2633 : 
"L’apporto creativo originale che caratterizza l’invenzione 
industriale deve concretarsi in un risultato eccedente le 
possibilit  di un tecnico medio nel disimpegno delle sue 
normali prestazioni e in un contributo apprezzabile al 
miglioramento della tecnica preesistente. L’uso del termine <<  
non evidente >> nell’art.16 l.i. Ł indice di non richiedere un 
carattere notevole o addirittura eccezionale dell’apporto 
creativo, essendo sufficiente anche un modesto progresso 
tecnico". Bisogna ricordare l’esistenza della tesi dualistica 
che affermava l’esistenza di originalit  se erano presenti un 
elemento soggettivo, apporto creativo misurato dal tecnico 
medio del settore ; ed uno oggettivo, dato dal progresso 
tecnico ; per un approfondimento DI CATALDO : Originalit  
dell’invenzione ; CAVANI, Commento all’art.16 l.i. ; 
AMMENDOLA, in La Brevettabilit  nella Convenzione di Monaco. 
28
 DI CATALDO: Originalit  del’inv.ne; 
GIAMBROCONO: op. cit.