In passato si è discusso, se la natura di nome geografico
discendesse o no da un riconoscimento da parte della pubblica
autorità. Tale questione ha avuto la sua eco anche in
giurisprudenza. In particolare, si segnalano alcune pronunce in
cui si è affermato che la qualifica di toponimo di un certo nome
dovesse derivare da un riconoscimento ufficiale della pubblica
amministrazione.
4
La dottrina, al contrario, ha giustamente
evidenziato che nell’ambito dell’applicazione della disciplina
relativa ai segni d’individuazione, attesa la loro natura
distintiva e informativa, ciò che rileva è la loro conoscenza
effettiva e generalizzata presso il pubblico. Il fatto che una
denominazione geografica non sia mai stata inserita nelle
mappe topografiche ufficiali o è cambiata non è sufficiente ad
escludere una sua valenza come indicazione di località, se il
pubblico la utilizza come tale o conserva il ricordo di un tale
“mortadella di Bologna” e “Due Torri” e sono raffigurate, in maniera stilizzata e con i colori
tipici della città (il rosso e il blu), le due torri di Bologna››.
4
App.Roma 7 febbraio 1994, in Giur. ann.dir. ind., 1994, n. 3104, ‹‹ Ad un marchio di
vino costituito dall’antico nome di una località non può essere applicata la disciplina del
marchio geografico quando dalle mappe catastali risulta che il nome di questa località è stato
cambiato in epoca anteriore a quella di registrazione del segno››; Trib. Vercelli, 16 luglio
1979, in Giur. ann.dir. ind.,1979,n. 1207, ‹‹Il nome di una frazione che a seguito di una
revisione topografica sia entrata a far parte del centro abitato principale, e che non si rinviene
più nell’annuario dei comuni e delle frazioni, non assolve più la sua funzione originaria di
individuazione di luogo: pertanto se tale nome viene adottato come marchio, non si ci troverà
di fronte ad una marchio geografico ai fini dell’ applicazione dell’art. 20 ,R.D. 929/1942 ( art.
abrogato dal D.lgs. 480/ 1992)››.
6
significato. In definitiva, per accertare il carattere di toponimo
di un certo nome, occorre sempre e soltanto riferirsi
all’opinione del pubblico destinatario dei prodotti e servizi
contrassegnati.
5
A ciò si può aggiungere che la natura di
toponimo di un certo nome non è immutabile, sappiamo tutti
come nel tempo i nomi dei luoghi mutano, e man mano si perde
la memoria di quelli più antichi. Tale fenomeno non è certo
provocato dagli atti burocratici, che di solito in questa materia
si limitano a registrare ciò che già è.
5
Così in Nota App. Roma 7 febbraio 1994, cit., in Giur. ann.dir. ind.,1994, n. 3104;
Cass., 20 ottobre 1982 n. 5462, in Giur. ann. dir. ind.,1982, n. 1472; M.Libertini,
Indicazione geografiche e segni distintivi, in Riv. dir. Comm., 1999, p. 1045; G. Sena, Il
nuovo diritto dei marchi( marchio nazionale e comunitario), Milano, III, 2001, p. 42.
7
Capitolo primo
La capacità distintiva del marchio geografico.
2. La valenza descrittiva del nome geografico.
La dottrina, fin dall’inizio delle sue riflessioni in materia di
marchio geografico, ha mostrato dei dubbi circa la validità di
un marchio formato esclusivamente da una denominazione
geografica. Tali valutazioni si basavano su due ordini di
ragioni. Si rilevava, infatti, la dicotomia a volte esistente tra la
funzione distintiva, tipica del marchio individuale, e il valore
descrittivo assunto dalla denominazione geografica in rapporto
a taluni prodotti o servizi
6
; a ciò si aggiungeva l’idea che i
toponimi dovessero ritenersi di pubblico dominio, e come tali
non suscettibili d’appropriazione individuale
7
. Questi due
6
M. Libertini, Indicazione geografiche e segni distintivi ,cit., in Riv. dir. Comm., 1999, p
1045; D. Capra, Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di
provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner), in Riv. dir. ind., 2000, II,
p. 335 e sgg.
7
M. Libertini, Indicazione geografiche e segni distintivi ,cit., in Riv. dir. Comm., 1999, p
1045;
8
ordini di ragioni si ritrovano in linea di massima anche nel
dibattito odierno in materia di marchi geografici.
8
Per quanto riguarda il carattere descrittivo che può assumere la
denominazione geografica, quest’aspetto è oggi oggetto di una
disciplina specifica contenuta nell’art. 13, (Capacità distintiva ),
Codice della Proprietà Industriale
9
( in seguito c.p.i.), che
corrisponde all’art. 7, § 1, lett. c.
10
del Regolamento sul marchio
comunitario
11
, (in seguito r.m.c. ). Tale norma dispone infatti
che ‹‹ Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni privi di carattere distintivo ed in particolare quelli
costituiti esclusivamente ….da indicazioni descrittive del prodotto o
servizio, come i segni che in commercio possono servire a designare la
provenienza geografica del prodotto o del servizio››. L’art. 13, c.p.i.,
insieme all’art. 2568 c.c., l’art. 7 e 12 c.p.i. delinea quello che è,
8
M. Libertini, Indicazione geografiche e segni distintivi ,cit., in Riv. dir. Comm., 1999, p
1045. D. Capra, Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di
provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner), in Riv. dir. ind., 2000, II,
p. 337, ‹‹ I nomi di luogo possono essere ritenuti, come i nomi generici, patrimonio comune
dei produttori o degli abitanti di un determinato comune, quindi è da considerarsi illegittimo
non solo l’utilizzo dello stesso da parte di uno dei produttori della zona ››.
9
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, emanato a norma dell’articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, ( G.U. n. 52, 4 marzo 2005, Supplemento ordinario).
10
Articolo 7( Impedimenti assoluti alla registrazione) ‹‹ Sono esclusi dalla registrazione:…. c)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire,
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio››.
11
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (Gazzetta ufficiale n. L 011 del 14/01/1994 pag. 0001 – 0036).
9
per il legislatore, la funzione distintiva del marchio,sua
funzione primaria
12
, che si sostanzia nel distinguere i prodotti
o i servizi di un imprenditore da quelli (uguali o simili) di un
altro imprenditore. Per poter svolgere appieno tale funzione, il
marchio non può di certo consistere nella mera descrizione del
prodotto, sarebbe in questo caso impossibile distinguere i
prodotti sulla base della loro provenienza commerciale
13
. Tale
funzione peraltro modella il diritto sul marchio, come un diritto
d’esclusiva all’uso di quel segno da parte del solo titolare o da
parte di terzi, solo con il suo consenso( art. 23, c.p.i.); va
12
A. Vanzetti e V. Di Cataldo,Manuale di diritto industriale,Milano, V ed., 2005, p 133 e
sgg.; P. Auteri - G. Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi – P.Spada, Diritto
Industriale:proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, II ed., 2005, p. 61 e sgg.; G. La
Villa e B. Guidetti, Marchio. Il momento genetico, in Brevetti Marchio Ditta Insegna, a
cura di V. Franceschelli, Torino, II, 2003, p. 673 e sgg.; A. Vanzetti e C. Galli, La nuova
legge marchi, Milano, II, 2001, p. 24 e sgg.; G. Olivieri, Contenuto e limiti dell’esclusiva,
in Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 6 sgg. , G. Sena, Il nuovo diritto
dei marchi( marchio nazionale e comunitario), Milano, III, 2001, p. 15 e sgg; M. Ricolfi, I
segni distintivi ( diritto interno e comunitario), Torino, 1998, p. 22 e sgg; Cass. sez. I civ.
28 novembre 1996 n. 10587, Riv. dir. ind., 1997, II,‹‹Il marchio…per definizione identifica
nel mercato uno specifico prodotto come proveniente da uno specifico produttore, quale che sia
la sua origine geografica››;Negli stessi termini il Trib. Siracusa- sez. distaccata di
Lentini- 23 marzo 2001 in Giur. ann.dir. ind.,2001, n. 4278.
13
G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi( marchio nazionale e comunitario), Milano, III, 2001,
p. 41 e sgg; G. La Villa e B. Guidetti, Marchio. Il momento genetico., in Brevetti Marchio
Ditta Insegna, a cura di V. Franceschelli, Torino, II, 2003, p. 683; L.Sordelli,
L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato ( marchi indicazioni geografiche e
denominazioni di origine) ,in Riv. dir. ind., 1994, I, p. 476. A. Vanzetti e V. Di Cataldo,
Manuale di diritto industriale, cit., Milano, V ed., 2005, p. 154 e sgg. ; P. Auteri - G.
Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi – P.Spada, Diritto Industriale:proprietà
intellettuale e concorrenza, , cit., Torino, II ed., 2005, p. 75 e sgg.; M. S. Richter jr, I segni
registrabili. Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio, in Commento
tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 173.
10
aggiunto che il monopolio sul segno, istaurato con la
registrazione del marchio, può essere prolungato
indefinitamente, dato che la registrazione è suscettibile di
rinnovamento quante volte si desideri ( art. 16, c.p.i.).L’accesso
ad una tutela strutturata in simili termini aggiunge una ragione
specifica per impedire che si possono registrare come marchio
le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive dei
prodotti o servizi, infatti il monopolio su simili termini
potrebbe trasformarsi in monopolio sull’attività di produzione
dei beni da esse designati, dato che i concorrenti sarebbero
costretti a ricorrere ad una comunicazione aziendale meno
diretta e quindi meno efficace e senza dubbio più costosa per
descrivere il bene da essi offerto.
14
Sulla base del disposto dell’art. 13, comma I, c.p.i., quindi,
risultano non validi i marchi formati esclusivamente da
denominazioni geografiche che descrivono la provenienza
geografica dei prodotti o servizi contrassegnati. Tuttavia non
sempre il nome geografico utilizzato come marchio individuale
è descrittivo del bene contrassegnato; ciò dipende, in primo
luogo, dalla tipologia di prodotti o servizi specificatamente
14
M. Ricolfi, I segni distintivi ( diritto interno e comunitario),cit., Torino, 1998, p. 48.
11
indicati all’atto di registrazione e contrassegnati dal marchio
15
.
Tale abbinamento può essere puramente arbitrario, nel senso
che il luogo geografico evocato dal marchio non ha alcun
legame (diretto o indiretto) con il prodotto o servizio
contrassegnato; in tale ipotesi si parla di marchio geografico di
fantasia
16
, e come tale considerato univocamente valido dalla
dottrina
17
e dalla giurisprudenza
18
. Tuttavia occorre aggiungere
15
G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi( marchio nazionale e comunitario),cit., Milano, III,
2001, p. 41 e sgg; G. La Villa e B. Guidetti, Marchio. Il momento genetico.,cit., in Brevetti
Marchio Ditta Insegna, a cura di V. Franceschelli, Torino, II, 2003, p. 683; L.Sordelli,
L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato ( marchi indicazioni geografiche e
denominazioni di origine), cit., in Riv. dir. ind., 1994, I, p. 476. A. Vanzetti e V. Di
Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., Milano, V ed., 2005, p. 154 e sgg. ; P. Auteri
- G. Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi – P.Spada, Diritto
Industriale:proprietà intellettuale e concorrenza, , cit., Torino, II ed., 2005, p. 75 e sgg.; M.
S. Richter jr, I segni registrabili. Oggetto della registrazione e requisiti di validità del
marchio, cit., in Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 173.
16
In relazione ai marchi geografici di fantasia c’è in particolare chi distingue:‹‹ tra
segni suggestivi se danno una suggestione che il consumatore può riferire al prodotto( ad
esempio “Portofino” per un profumo) e segni arbitrari se non implicano alcun collegamento››
M. Franzosi, Marchi descrittivi,suggestivi, arbitrari, di fantasia, in Il D. Ind., 2002, n. 2, p.
127.
17
A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., Milano, V ed., 2005, p.
158 e sgg. ; P. Auteri - G. Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi – P.Spada,
Diritto Industriale:proprietà intellettuale e concorrenza, , cit., Torino, II ed., 2005, p. 78 e
sgg.; G. La Villa e B. Guidetti, Marchio. Il momento genetico, cit., in Brevetti Marchio
Ditta Insegna, a cura di V. Franceschelli, Torino, II, 2003, p. 689 e sgg.; A. Vanzetti e C.
Galli, La nuova legge marchi,cit., Milano, II, 2001, p. 133 e sgg.;M. S. Richter jr, I segni
registrabili. Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio,cit., in Commento
tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 194 e sgg. , G. Sena, Il nuovo diritto dei
marchi( marchio nazionale e comunitario), cit., Milano, III, 2001, p. 42 e sgg; M. Ricolfi, I
segni distintivi ( diritto interno e comunitario), cit., Torino, 1998, p. 52 e sgg.; Contro,
solamente P.Pettiti, Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge marchi, in Riv. dir.
Comm.,1994, I, p632-633 dove scrive che ‹‹ la disposizione dell’ art 18 R. D. 929/42 (
attuale art. 13 c.p.i. N.d.R. ), pone un divieto assoluto dell’adozione come marchio di un
nome geografico››.
12
18
Sono stati definiti marchi geografici di fantasia: Cass. sez. I civ. 11 ottobre 1994 n.
8292 in Giur. ann.dir. ind.,1995, n. 3185, relativa al marchio ‹‹Amaro Silano››: ‹‹ I nomi
geografici ben possono essere considerati frutto di fantasia e come tali essere usati come
marchio forte del proprio prodotto, quando, non provenendo quest’ultimo dalla località
evocata con il predetto nome né essendo, comunque un prodotto tipico di essa, tra l’uno e
l’altra, non vi sia altro che l’idea originale da parte dell’imprenditore di presentarli associati
all’attenzione del pubblico( nella specie è stato dichiarato forte il marchio “Amaro Silano”
avendo i giudici di merito insidacabilmente ritenuto che le erbe con le quali veniva prodotto
non provenivano dalla Sila e che la Sila non era rinomata per tale specie di piante)››.
App. Milano 11 aprile 1995 in Giur. ann.dir. ind.,1996, n. 3413, è stato definito di
fantasia il marchio ”Viaspiga” per prodotti di abbigliamento (via Spiga è una delle
vie dello shopping milanese) in quanto : ‹‹ la conoscenza della strada e dei negozi che su
di essa insistono non è così diffusa da fondare quella valenza univoca e generale, idonea a far
ritenere insussistente il carattere distintivo, in quanto strettamente aderente al prodotto che si
vuole contraddistinguere››inoltre si aggiunge che Via della Spiga non è ‹‹ sede della
ZMD (l’impresa titolare del marchio N.d.R.) o di un suo negozio, ne è il luogo di
provenienza dei prodotti di questa›› il giudice, quindi ritiene che l’abbinamento tra il
luogo evocato dal marchio e il prodotto sia puramente arbitrario tale da rendere il
marchio “Viaspiga” marchio di fantasia.
Trib. Roma 2 marzo 1993, in Giur. ann.dir. ind.,1999, n. 2949 e Cass. sez. I civ., 20
dicembre 2000, n. 16022, in Giur. ann.dir. ind, 2000, 4203, relativa al marchio ‹‹Capri››
per sigarette in quanto è ‹‹pacifico che nell’isola di Capri non vi sono coltivazioni di tabacco
e che la località in questione non è in alcun modo collegata all’idea del fumo››;
I precedenti indicati sono decisi sulla base della legge marchi del 1942 (Regio Decreto
21 giugno 1942, n. 929), ma sono tuttavia riferimenti giurisprudenziali ancora validi
in quanto il nuovo testo conferma la possibilità di registrare, come marchio, il
toponimo assunto in funzione fantastica. Concordano sul fatto, che la nuova
disciplina non ha apportato, per tale aspetto, alcun cambiamento rispetto al vecchio
testo della legge marchi: A. Vanzetti e C. Galli, La nuova legge marchi,cit., Milano, II,
2001, p. 131 e sgg.; L.Sordelli, L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato ( marchi
indicazioni geografiche e denominazioni di origine) ,in Riv. dir. ind.,cit, 1994, I, p. 477; A.
Nervi, Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione
sistematica, in Riv. dir. Comm., 1994, p. 976 e sgg.
E’ stato considerato un marchio geografico di fantasia, sulla base della disciplina
attuale, il marchio “ROMA”( Commissione ricorsi, 7 ottobre 1998 in Giur. ann.dir.
ind.,1998, n. 3884) registrato per contraddistinguere materiale da costruzione non
metallico, dato che i giudici hanno accertato che la città di Roma non ha particolare
reputazione per tale tipo di produzione; Ammettono la validità del marchio
geografico di fantasia: Trib. Siracusa- sez. distaccata di Lentini- 23 marzo 2001, cit., in
Giur. ann.dir. ind.,2001, n. 4278; Trib. Di primo grado, sez. IV, 15 ottobre 2003, T-295-
01, cit., in Il D. Ind., 2004, n. 1; Trib. Ancona 19 agosto 1996 (ord.), in Giur. ann.dir.
ind.,1996, n. 3607.
13
che, affinché una denominazione geografica venga considerata
non descrittiva, occorre che il legame tra luogo geografico e
prodotto non sussista neanche agli occhi del pubblico. Deve
quindi essere un marchio ‹‹chiaramente di fantasia››
19
. Per
questo in tutte le pronunce che hanno verificato la natura
fantastica del marchio geografico
20
si precisa che il marchio è di
fantasia anche perché risulta tale agli occhi del pubblico.
Quando invece il nome geografico indica l’effettivo luogo di
provenienza del prodotto o servizio contrassegnato, può
assumere due diverse valenze descrittive. Tale nome può,
indicando l’origine geografica di un certo prodotto,veicolare
anche informazioni su caratteristiche e qualità strettamente
19
A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., Milano, V ed., 2005,
p. 158 e sgg. ; P. Auteri - G. Floridia - V. Mangini - G. Olivieri - M. Ricolfi – P.Spada,
Diritto Industriale:proprietà intellettuale e concorrenza, cit., Torino, II ed., 2005, p. 78 e
sgg.; G. La Villa e B. Guidetti, Marchio. Il momento genetico, cit., in Brevetti Marchio
Ditta Insegna, a cura di V. Franceschelli, Torino, II, 2003, p. 689 e sgg.; A. Vanzetti e C.
Galli, La nuova legge marchi, cit., Milano, II, 2001, p. 133 e sgg.; M. S. Richter jr, I segni
registrabili. Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio,cit., in Commento
tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 195; G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi(
marchio nazionale e comunitario),cit., Milano, III, 2001, p. 42 e sgg; M. Ricolfi, I segni
distintivi ( diritto interno e comunitario), cit., Torino, 1998, p. 52 e sgg.;
20
App. Milano 11 aprile 1995 in Giur. ann.dir. ind.,cit.,1996, n. 3413; Trib. Roma 2
marzo 1993, in Giur. ann.dir. ind.,cit.,1999, n. 2949 e Cass. , sez. I civ., 20 dicembre
2000, n. 16022, in Giur. ann.dir. ind,cit., 2000, 4203; Cass., sez. I civ. 11 ottobre 1994 n.
8292 in Giur. ann.dir. ind.,cit., 1995, n. 3185; Trib. Napoli 21 dicembre 1993 ( ord. ) in Il
D. Ind, 1994, n. 8; Trib. Di primo grado, sez. IV, 15 ottobre 2003, T-295-01, in Il D. Ind.,
cit., 2004, n. 1 ‹‹ la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere
condotta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi di cui trattasi, e, d’altro lato, con
riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario››.
14
connesse ai fattori climatici, ambientali e di tradizioni uniche di
quel certo luogo. Si parla in tal caso anche di origine geografica
qualificata.
21
Per intenderci si pensi al significato dell’origine
siciliana per le arance o alla provenienza da Murano per
prodotti artigianali in vetro. Si ha un ipotesi di origine
geografica qualificata anche quando l’origine geografica
espressa dal marchio non implica particolari caratteri o qualità
del bene contrassegnato, ma rappresenta un fattore che possa
comunque influenzare le preferenze del pubblico o di una parte
di esso, ad esempio perché il paese, o la regione o la località
indicata, abbia una tradizione industriale in generale o in uno
specifico settore che dia all’impresa un’aura di competenza,
serietà o affidabilità.
22
Si pensi, per intenderci, a marchi come
‹‹Parmacotto›› usato per contrassegnare prosciutti cotti prodotti
industrialmente e quindi con metodi standardizzati e
riproducibili ovunque
23
o all’uso di simboli che richiamano
21
M.Libertini, Indicazioni geografiche in Commentario al D.lgs. 19 marzo 1996 n. 198,
a cura di Auteri, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, p. 162.
22
Concorda nel senso che in questo caso si tratta sempre di denominazione
geografica qualificata: D. De Pasquale, Commento a Pronuncia del Giuri’ di
Autodisciplina pubblicitaria 1 aprile 2003nn. 64, in Il D. Ind.,2003, n.6, p. 573; A. Vanzetti
e V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., Milano, V ed., 2005, p. 158 e sgg;
23
Trib. Parma 15 gennaio 1999, in Giur. ann.dir. ind.,1999, n. 3976,‹‹ Parma è famosa e
apprezzata, sia in Italia che all’estero, per i suoi prodotti alimentari, specialmente salumi,
formaggi tipo grana, conserve, paste, latte e derivati. Il nome Parma ha lustro e garanzia di
qualità per qualsiasi dei suindicati prodotti: talché numerosissime sono le ditte e le imprese
commerciali che ne fanno uso nel denominare i rispettivi prodotti››.
15
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