Il diritto comunitario dei marchi d'impresa e la sua applicabilità ai nomi di dominio internet: questioni rilevanti e profili comparatistici

IL DIRITTO COMUNITARIO DEI MARCHI D'IMPRESA E LA SUA APPLICABILITÀ 
AI NOMI DI DOMINIO INTERNET: QUESTIONI RILEVANTI E PROFILI COMPARATISTICI 
 
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Una delle esigenze che si presentò sin dagli inizi, fu quella di 
identificare ciascun terminale connesso stabilmente alla Rete. 
A tale scopo venne designata una stringa di dodici cifre 
decimali, suddivisa mediante punti (per un totale di tre) in quattro 
gruppi da tre cifre ciascuno. 
Le combinazioni possibili per ciascuno dei quattro gruppi così 
individuati, non sono però mille (ovvero tutte quelle comprese, inclusi 
gli estremi, tra “0” e “999”), ma duecentocinquantasei (da “0” a 
“255”), in quanto è stato utilizzato, come unità di riferimento, il byte, 
la serie di otto cifre binarie che da luogo appunto a 256 combinazioni 
diverse (da “0” a “11111111”), e che rappresenta la modalità di base 
dell'informazione automatizzata, così come il sistema binario ne 
rappresenta l'elementare alfabeto. Da notare che il numero 256 è pari 
all'ottava potenza di 2, in quanto due sono, in assoluto, le cifre binarie 
(“0” e “1”) e otto sono le cifre che compongono il numero binario -  
estremo superiore della serie. 
Tale sistema di identificazione numerica presentava però i 
considerevoli svantaggi di risultare “spersonalizzante” riguardo i siti 
elettronici cui conduceva e di non favorirne la memorizzazione degli 
“indirizzi” da parte degli utenti della Rete. 
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Nacque così l’idea, affermatasi poi negli anni ‘80, di associare, 
tramite speciali server (detti name server o DNS server), ad ogni 
indirizzo numerico, un indirizzo alfanumerico di senso compiuto 
(anch'esso comunque composto da più parti divise da punti)
1
, 
facilmente memorizzabile
2
 e già indicante in nuce le caratteristiche 
salienti del sito a cui avrebbe condotto l'utente (così come, ad 
esempio, “www.europarl.eu.int” è oggi l'indirizzo del sito del 
Parlamento Europeo, mentre “www.governo.it” è quello del Governo 
della Repubblica Italiana)
3
. 
                                                           
1
 Per l’esattezza, i caratteri utilizzabili comprendono tutte le lettere, non accentate, 
dell’alfabeto inglese (per un primo totale di 52 modalità diverse ovvero le 26 
lettere minuscole e maiuscole) e tutte le cifre decimali (quindi altre 10 modalità), 
ma escludono punteggiatura e segni speciali, con la sola eccezione del tratto 
orizzontale di separazione (“-“, per un totale di 63 modalità); si invita il cortese 
lettore a vedere da subito infra, stesso paragrafo, in nota n. 7. 
 
2
 Per MOON, «Internet domain names are word equivalents of IP addresses which 
are more user-friendly and easier to remember»; “IP” sta per “Internet Protocol”, 
il sistema di indirizzamento numerico della Rete (ndr). 
Ken Moon, How Important are Internet Domain Names to Trade Mark Owners?, 
in Computer and Telecommunications Law Review, maggio/giugno 1996; pag. 79. 
 
3
 In questi termini ricostruisce la nascita del DNS, CUGIA DI SANT'ORSOLA, 
secondo cui «per ovviare alla difficoltà da parte degli utenti di ricordare [gli] 
“indirizzi” numerici, nel corso degli anni ‘80 è stato sviluppato un sistema di 
indirizzamento secondario, il DNS (Domain Name System), noto come sistema di 
nomi di dominio. Ad ogni elaboratore può infatti essere assegnato anche un vero e 
proprio “nome” composto da caratteri alfanumerici [...] I caratteri che 
compongono il nome vengono “tradotti” da speciali server, distribuiti in tutto il 
mondo, nell'indirizzo IP corrispondente»; si ribadisce che “IP” è l'acronimo di 
“Internet Protocol” (ndr). 
Fabrizio Cugia di Sant'Orsola, Compendio giuridico del commercio elettronico e 
delle reti di comunicazioni, editore Caspa-Beltel, Milano, 2000; pag. 142. 
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Tale tecnologia di commutazione da indirizzo numerico ad 
indirizzo “alfabetico-nominativo” ha assunto la denominazione di 
domain name system (acronimo: DNS)
4
, traducibile in lingua italiana 
sia con l'espressione “sistema del nome di dominio”, sia con quella 
“sistema del nome a dominio”
5
. 
La struttura del nome di dominio è “ad albero”, ovvero consta 
di parti indicanti riferimenti sempre più puntuali man mano che si 
procede dalla destra alla sinistra, ovvero diremmo ad approssimazioni 
successive. 
Costituisce eccezione la sigla iniziale “www” che indica il 
sistema di comunicazione in sé, quello libero e aperto che rappresenta 
l'anima di Internet. 
                                                           
4
 Per dirla con le parole di FERRAZZI, «l’Internet Domain Name System (DNS) è 
una directory, organizzata gerarchicamente, che collega tutti i nomi a dominio con 
i relativi numeri IP dei server registrati. Al momento della registrazione, il 
dominio viene associato al server indicato dall’utente durante la procedura». 
Claudia Ferrazzi, Registrazione domini: come funziona nel resto del mondo, 
editore Puntoit, www.puntoit.it, gennaio 2001. 
 
5
 Le due espressioni sono entrambe ricorrenti nei commenti dei giuristi italiani. 
La legislazione in fieri della XIII Legislatura aveva optato per l'espressione “nome 
a dominio”, rinvenibile sia con riguardo al disegno di legge D’ALEMA-
DILIBERTO (AS 4594, noto come ddl PASSIGLI, dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione, principale 
estensore in fatto dell'articolato), che con riferimento alla proposta di legge 
BUCCIERO-COLLINO (AS 4681). 
Di segno diverso il testo italiano della proposta di regolamento comunitario 
concernente il tld “.eu”, il quale utilizza la formula “nome di dominio”. 
Ci si consenta di esprimere preferenza per quest'ultima espressione. 
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Pertanto all'estrema destra del nome di dominio troveremo il 
riferimento più generale, il Top Level Domain (TLD) che si distingue 
in “generico” (generic TLD) ed in “nazionale” (country code TLD)
6
. 
Seguono poi, da destra a sinistra, uno o due domini di livello 
inferiore, i cosiddetti sottodomini (subdomains)
7
. 
Ad esempio, l'indirizzo “www.eco.uniroma1.it” indica come 
prima informazione (a destra) che si tratta di un sito afferente un'entità 
italiana (rectius, indica una registrazione effettuata presso la 
competente Authority della Repubblica Italiana); come seconda 
informazione definisce tale entità quale Prima Università (pubblica) di 
Roma ovvero l'Università “La Sapienza”; infine come terza 
informazione indica che il sito a cui si è diretti è quello della Facoltà 
di Economia della predetta Università, nell'ambito del quale si 
                                                           
6
 Ci sembra interessante riportare la voce dominio dal Vocabolario ZINGARELLI, 
nella sua accezione informatico-specialistica: «in Internet, elemento dell'indirizzo 
di un sito, che ne segnala l'appartenenza a una data categoria (quali ad es. il 
suffisso .it. per i siti italiani, .fr. per i siti francesi)». 
Nicola Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana, Zanichelli, Bologna, 1999; 
pag. 591. 
 
7
 In particolare, è detto Second Level Domain – SLD, il dominio immediatamente 
a sinistra di quello principale (il Top Level Domain o First Level Domain); tale 
componente, al pari degli altri, non può eccedere i 63 caratteri (si ritorni pure, a 
questo proposito, supra, stesso paragrafo, in nota n. 1); numero questo dato da 
256 (le combinazioni possibili scaturenti da un byte) meno 4 (i segni tecnici 
necessari alla composizione del nome di dominio, che comprendono i tre punti 
divisori dello stesso) diviso 4 (le parti di cui si compone il nome di dominio). 
 
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potranno poi trovare le pagine relative a strutture autonome quali la 
Scuola di Specializzazione in diritto ed economia delle Comunità 
Europee. 
Per quanto attiene ai gTLDs, essi si distinguono, allo stato 
dell'arte, nei seguenti: 
• .com (per siti a vocazione commerciale); 
• .edu (per siti riferiti a istituzioni educative ed Università degli 
Stati Uniti d'America); 
• .gov (organismi pubblici USA); 
• .int (organizzazioni internazionali; questo è il gTLD utilizzato 
ad oggi dall'Unione Europea); 
• .mil (strutture militari USA); 
• .net (altri siti aziendali, con eventuale accesso riservato); 
• .org (associazioni senza scopo di lucro). 
E' in fase di preparazione l'introduzione di altri sette gTLDs; per 
due di questi (“.biz” per applicazioni commerciali-finanziarie, e 
“.info” per la libera consultazione omnibus) l'inizio delle registrazioni 
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è imminente; gli altri in itinere sono: “.aero”, “.coop”, “.museum”, 
“.name”, e “.pro”
8
. 
Sul versante dei ccTLDs, i nomi di dominio di primo livello 
indicanti il Paese presso cui si svolge la registrazione, riportiamo 
l'elenco dei suffissi relativi ai Paesi membri dell'Unione Europea: 
• .at - Austria; 
• .be - Belgio; 
• .de - Germania; 
• .dk - Danimarca; 
• .es - Spagna; 
• .fi - Finlandia; 
• .fr - Francia; 
• .gr - Grecia; 
• .ie - Irlanda; 
• .it - Italia; 
• .lu - Lussemburgo; 
• .nl - Paesi Bassi; 
• .pt - Portogallo; 
                                                           
8
 Fonti ufficiali ICANN. 
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• .se - Svezia; 
• .uk - Regno Unito. 
Il sistema dei nomi di dominio si è dimostrato funzionale alla 
rapida espansione della rete informatica mondiale, soddisfacendo alle 
esigenze per le quali era stato sviluppato. 
D'altra parte però, esso ha dato luogo a talune, ormai tipizzate, 
condotte abusive, le principali delle quali sono note come 
cybersquatting e domain grabbing, su cui ci soffermeremo infra (Cap. 
3, § 2). 
Esse traggono il loro fondamento dalla grande rilevanza 
(economica) assunta dal DNS, su cui torneremo in apertura di terzo 
Capitolo. 
Ma il vero aspetto cruciale dei nomi di dominio, sul quale si 
concentrano Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione, è quello 
rappresentato dalla riflessione intorno la loro natura giuridica. 
Si pone cioè il problema di accertare se il nome di dominio 
costituisca o meno un bene della vita (meritevole di tutela), ed in caso 
                                                                                                                                                               
L'ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è l'ente di 
diritto statunitense, a natura mista, che sovrintende alla registrazione a livello 
mondiale di tutti i gDNs; vedasi: www.icann.org. 
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affermativo, se qualche vigente disciplina sia intanto ad esso 
applicabile o se al contrario debba provvedersi con istituti ad hoc. 
Se non vi è dubbio che il problema rimanga aperto, d'altra parte 
la contingenza e rilevanza degli interessi economici in conflitto ha 
indotto la giurisprudenza dei Tribunali di tutto il mondo sviluppato, ad 
operare le prime scelte ed a porre le basi giuridiche per successive 
armonizzazioni codicistiche. 
Pur non mancando, come del resto inevitabile, un'ampia 
articolazione di orientamenti, quello prevalente si è sviluppato intorno 
al riconoscimento giuridico del bene - nome di dominio, ed ha 
provveduto alla sua disciplina mediante applicazione estensiva per 
analogia della norma sui segni distintivi d'impresa, con particolare 
riferimento alla tutela del marchio industriale (ed in primis del 
marchio rinomato), anche in considerazione della particolare 
"vocazione" internazionalistica del diritto dei marchi, ben adatto 
pertanto a sovrintendere ad un fenomeno intrinsecamente 
transnazionale quale quello delle controversie afferenti i nomi di 
dominio Internet. 
Su questo punto scrive BARBARISI, secondo cui «la 
giurisprudenza [italiana, ndr], dal suo canto, ritenendo preminente la 
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legge sui marchi rispetto al regolamento che disciplina i domain 
names, ha dimostrato di voler proteggere più volentieri l’azienda, già 
aggiudicataria del marchio, che venga pregiudicata dalla possibile 
confusione commerciale discendente dall’altrui domain name. Si vuol 
citare, a tale riguardo, l’ordinanza del Tribunale di Roma, 2 agosto 
1997, che, oltre a inibire alla società convenuta l’uso del domain name 
non essendone altresì la relativa titolare del marchio, ravvisava una 
sorta di corresponsabilità dell’organismo deputato alla assegnazione   
dei domini, cui avrebbe dovuto incombere l’obbligo della sospensiva 
una volta accertata la possibilità di un pregiudizio di terzi»
9
. 
A ben vedere comunque il problema è assai più ampio e molto 
più generale: nella realtà, il progresso tecnologico realizzato negli 
ultimi due o tre lustri è stato così consistente che gli Ordinamenti 
giuridici di tutto il mondo sono stati colti quasi impreparati nelle loro 
capacità di interpretazione, adattamento e governo, riferite alle 
nuovissime dinamiche socio-economiche; forse mai vi era stato nella 
storia dell’umanità un così brusco ed esteso adattamento delle 
                                                           
9
 Maurizio Barbarisi, La tutela della proprietà intellettuale, ne I problemi 
giuridici di Internet (curatore Emilio Tosi), Giuffrè, Milano, 1999; pag. 169. 
Peraltro l’orientamento della Corte è stato recepito dall’art. 12 del Regolamento di 
Assegnazione dei domain names (a riguardo, si veda infra, medesimo capitolo, § 
2). 
 
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relazioni sociali e della struttura produttiva e commerciale della 
società, rispetto ad una nuova tecnologia; e questo in virtù 
principalmente della sua facile accessibilità. 
La nostra ultima sottolineatura non vuole essere tracciata in 
modo calligrafico: vogliamo con essa evidenziare come il dibattito 
intorno la natura dei nomi di dominio non possa comunque 
prescindere dalla considerazione che, nonostante tutte le analogie 
raffigurabili in astratto, questi rappresentino un bene giuridico nuovo 
ed in larga parte originale, frutto del progresso tecnologico. 
Di questo tenore è CUGIA DI SANT’ORSOLA, che scrive: «visto il 
funzionamento dei nomi di dominio, occorre quindi preliminarmente 
verificare in che modo il nome di dominio potrebbe essere oggetto di 
protezione secondo le regole vigenti di diritto industriale, attraverso 
una sintetica analisi delle caratteristiche degli istituti esistenti. Come 
vedremo, il nome di dominio non può essere assimilato sic et 
simpliciter a nessuno di tali istituti, avendo caratteristiche composte, 
che di volta in volta possono essere quelle del marchio, della ditta, 
dell’insegna, così come essere semplicemente indirizzi o insegne 
pubblicitarie»
10
. 
                                                           
10
 Fabrizio Cugia di Sant'Orsola, op. cit., pag. 148. 
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Sotto il profilo dell’analogia con il segno distintivo del prodotto 
ovvero il marchio, le maggiori riserve vengono in rilievo con 
riferimento ai marchi emblematici
11
, che rappresentano una parte 
consistente dei marchi in uso
12
, oltre che godere di grande impatto sul 
pubblico, e la cui rappresentazione in nome di dominio appare, allo 
stato, improponibile, sotto il profilo grafico (il nome di dominio è 
infatti, per sua stessa natura, meramente denominativo); è il Tribunale 
di Modena infatti che statuisce, in Ordinanza del 1° agosto 2000 
(Dataservice c. Ascom servizi), come «non può seriamente dubitarsi 
dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, 
di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di 
rappresentazione grafica (nella specie denominativa
13
) prescelta dal 
                                                           
11
 «I marchi possono essere nominativi, risultare cioè da una denominazione, o 
invece emblematici, risultare cioè da segni, simboli o figure, o infine misti e cioè 
risultare insieme da figure o simboli e da denominazioni». 
Giuseppe Ferri, Manuale di Diritto commerciale, UTET, Torino, 1996; pag. 131. 
 
12
 Osservando le statistiche UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato 
Interno), relative ai vari tipi di marchi comunitari registrati nel quadriennio 
1996/1999, si ricava che i marchi non «verbali» sono pari al 35,94% del totale. 
UAMI, Relazione annuale 1999 sull’attività, pag. 62. 
 
13
 Il corsivo è nostro e intende rappresentare una sottolineatura funzionale allo 
svolgimento dell’argomentazione. Così sarà anche nel prosieguo del presente 
lavoro, e, ove questo sia ricavabile agevolmente e senza ambiguità dal contesto, 
non si appesantirà la lettura con altre annotazioni. 
 
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16
titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli 
altri»
14
. 
Ditta e insegna presentano affinità concettuali con il marchio 
nominativo, in quanto è qui previsto l’utilizzo di caratteri alfanumerici 
riproducibili in nome di dominio (ad eccezione delle insegne 
meramente simboliche). 
D’altra parte, la raffigurazione del world wide web come fosse 
un immenso agglomerato di imprese e ditte, od una sterminata strada 
commerciale, affollata di insegne, appare, se non altro, inadeguata. 
Vale infatti la pena di ricordare, come sapientemente fa 
TARIZZO, che Internet nasce e si afferma senza particolari auspici e 
contributi del mondo economico, quest’ultimo inseritosi in rete solo 
dopo il definitivo successo della “formula” Internet; scrive infatti 
l’Autore pocanzi richiamato, dopo aver ripercorso le tappe storiche 
della diffusione di Internet, che «appare dunque chiaro che, né nella 
fase di ideazione, né in quella successiva di diffusione e sviluppo, la 
                                                           
14
 Ricerca di Ada Lucia De Cesaris e Stefano Nespor, Internet e la legge, Hoepli, 
Milano, 2001; pag. 162. 
 
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rete Internet fu intesa (e quindi strutturata precipuamente) per un uso 
commerciale»
15
. 
Altra analogia richiamata nell’ambito del dibattito sui nomi di 
dominio è quella con l’indirizzo postale. 
In questo caso le riserve sembrano ancor più consistenti: da un 
lato, la parte più rappresentativa di un indirizzo postale (il nome della 
via e quello della città) è comune a più soggetti, contrariamente alla 
parte saliente di un nome di dominio (il second level domain) che è 
attribuita univocamente ad un solo soggetto (per ogni TLD 
disponibile); ma ancor più stringente appare la considerazione della 
circostanza secondo cui l’indirizzo postale discende da una scelta 
originaria relativa soprattutto alle caratteristiche intrinseche del 
corrispondente immobile, residenziale o commerciale, mentre al 
contrario la scelta di registrare un certo nome di dominio può dirsi una 
scelta originaria e libera da particolari vincoli, in ciò riflettendosi la 
delocalizzazione di Internet; in altri termini, e per molti casi, può dirsi 
che l’indirizzo Internet precede l’attività, così come l’indirizzo postale 
la segue.  
                                                           
15
 Guido Tarizzo, L’applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: 
certezze e dubbi, ne Il diritto dell’informazione e dell’informatica, Giuffrè, 
Milano, settembre/ottobre 2000; pag. 500, in nota. 
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Nel mondo di asfalto e cemento, al commerciante dell’estrema 
periferia non rimane che accontentarsi del suo anonimo indirizzo 
postale, mentre al contrario, qualora egli avesse potuto contare sul 
“favore per il primo richiedente” (il noto principio del “first come, 
first served”, sul quale ci soffermeremo nel corso del prossimo 
paragrafo), avrebbe certamente cercato, in assenza di costi aggiuntivi, 
di esercitare in una rinomata via del centro cittadino. 
Ci viene in conforto su questo aspetto, la già richiamata 
Ordinanza del Tribunale di Modena, 1° agosto 2000 (Dataservice c. 
Ascom servizi), nella quale si legge che «l’elemento qualificante del 
DNS – ovvero il second level domain – viene a essere arbitrariamente 
stabilito dall’utente e ha quindi ben poco in comune con l’indirizzo, 
che certo non è oggetto di scelta». 
In piena sintonia con la Corte emiliana si rivela il commento di 
SAMMARCO, secondo cui «non convince invero la equiparazione del 
nome a dominio ad un recapito anagrafico, ad un numero telefonico o 
ad una casella postale. Infatti, il cuore del nome a dominio, ovvero la 
parte significativa ed individualizzante, viene liberamente scelto 
dall’interessato e non è, quindi, imposto al pari di un indirizzo civico o 
di un numero telefonico».