2
d’identificazione personale
1
, vale a dire di quei mezzi di espressione di
varia natura (in genere, segni grafici o fonetici) deputati ad identificare
determinate entità e a comunicare a chi li percepisce un messaggio che,
come si può facilmente comprendere, è un messaggio di distinzione e
d’individuazione delle entità stesse.
I segni distintivi dell’impresa (tra i quali, oltre al marchio, si
annoverano la ditta, l’insegna, l’emblema ed altri segni atipici)
2
sono,
dunque, gli strumenti utilizzati dall’imprenditore per distinguere la propria
impresa, la propria azienda ed i prodotti o servizi che offre dall’impresa,
l’azienda ed i prodotti o servizi degli imprenditori concorrenti. La presenza
del segno indica che, tra le entità che esso contraddistingue, esiste un
denominatore comune: in ciò consiste la funzione d’individuazione del
segno, cioè la sua funzione distintiva.
Tra i citati segni distintivi d’impresa, il marchio riveste sicuramente
una funzione di rilievo. Che il marchio sia un segno distintivo è di tutta
evidenza: lo si evince, infatti, non solo dall’utilizzo che di esso viene fatto
nel contesto del mercato ma anche (soprattutto dal punto di vista giuridico)
da quanto stabilito nella normativa in materia, contenuta nel Regio Decreto
n. 929 del 1942
3
, come modificato dal decreto legislativo n. 480 del 1992
4
,
nonché negli articoli 2569 – 2574 del codice civile. In particolare, la natura
1
RICOLFI, nella sua opera I segni distintivi, diritto interno e comunitario, Torino, 1999, p. 1
ss., distingue tra queste due categorie di segni, di cui la seconda comprende la prima.
2
E’, in particolare, la categoria dei segni atipici ad essere quella meno definita; DI
CATALDO, nella sua opera I segni distintivi, II edizione, Milano, 1993, a p. 194 porta lo
slogan e le divise aziendali (con un forse) come esempi di detta categoria, mentre RICOLFI, I
segni distintivi, cit., p. 221 ss., amplia la categoria stessa, comprendendovi i domain names di
Internet.
3
In G. U. 29 agosto 1942, n. 203; il decreto è meglio conosciuto come “legge marchi”.
4
In G. U. 16 dicembre 1992, n. 295.
3
di segno distintivo del marchio si ricava dagli articoli 16
5
, 19
6
, 47-bis
7
della
legge marchi, che fanno riferimento a ”segni … atti a distinguere” ed al
“carattere distintivo” del marchio; un’ulteriore indicazione è data
dall’articolo 2569
8
del codice civile, il quale tratta di un “marchio idoneo a
distinguere prodotti o servizi”.
Essendo segno distintivo, il marchio si riferisce, nel contesto di classi
di beni con determinate caratteristiche merceologiche, già identificate da
una denominazione generica, a sottoclassi di prodotti o servizi: i beni
contrassegnati dal marchio, infatti, anzitutto appartengono ad un genere e,
allo stesso tempo, sono caratterizzati e distinti dalla presenza del marchio
stesso
9
. Più chiaramente, una volta apposto ad un prodotto (o riferito ad un
servizio), il marchio costituisce un livello di distinzione ulteriore rispetto ad
una denominazione di genere (ad es., il genere delle autovetture):
all’interno di detto genere, infatti, il segno individua un gruppo più
ristretto, cioè una sottoclasse, appartenente al genere ma distinta dalla
5
Art. 16 l. m.: (1) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i
nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli
18 e 21.
6
Art. 19 l. m.: (1) In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b),
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della
domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato
carattere distintivo.
7
Art. 47-bis l. m.: (1) In deroga all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli
articoli 17, comma 1, lettera a),, e 18, comma 1, lettera b), il marchio non può essere
dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di
nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
8
Art. 2569 c. c., Diritto di esclusività: (1) Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge
un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo
esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. (2) In mancanza di
registrazione il marchio è tutelato a norma dell’articolo 2571.
9
Sul punto si vedano RICOLFI, I segni distintivi, cit., p. 2 ss.; VANZETTI - DI CATALDO,
Manuale di diritto industriale, III edizione, Milano, 2000, p. 119; LECCE, Il marchio nella
giurisprudenza, Milano, 1996, p. 1.
4
presenza del marchio
10
. Il marchio, come segno apposto ai prodotti o
servizi offerti dall’imprenditore, costituisce dunque qualcosa che accomuna
i beni stessi, “un quid comune ad ognuno degli oggetti cui afferisce”
11
.
Tutto ciò presuppone che sussista un collegamento esclusivo tra il
marchio ed i beni o servizi che esso contraddistingue, in modo che sia
possibile individuare gli stessi con precisione (cioè, nel genere autovetture
deve essere possibile individuare con precisione le autovetture FIAT)
12
.
Proprio per questo motivo, la normativa in materia dispone che il titolare
del marchio goda di un diritto di uso esclusivo del segno, in forza del quale
precludere ai terzi (salvo suo consenso) l’uso del segno stesso o di segni
simili.
In base al quadro delineato, si può subito cogliere l’importanza che il
marchio viene a rivestire nel contesto del mercato, sia per l’imprenditore
che ne fa uso (perché permette ai consumatori di distinguere facilmente -
nell’ampia offerta presente sul mercato - i prodotti o i servizi che egli
offre), sia per gli stessi consumatori. Questi ultimi, in particolare, saranno
facilitati nelle loro scelte, vedendo ridotti quelli che vengono definiti come
10
Per esemplificare, all’interno del genere autovetture il marchio FIAT identifica e distingue
solo quelle prodotte dalla nota casa automobilistica torinese: esso, pertanto, è un vero e
proprio nome comune ed identifica tutte (e solo) le entità di un certo tipo.
11
Così lo definisce ARE, voce Marchio (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. XXV,
Milano, 1975, p. 589.
12
Si badi che, nonostante lo stretto rapporto del marchio con le entità contraddistinte, esso
dovrà rispettare il principio di estraneità, secondo cui deve essere connesso ma estraneo al
prodotto (o al servizio) e, almeno idealmente, separabile dallo stesso; se fosse altrimenti, il
marchio non sarebbe più un segno distintivo, ma diverrebbe caratteristica qualitativa del
prodotto. Questo principio, riferito soprattutto alla categoria dei marchi di forma, è, inoltre,
coerente con le disposizioni che escludono la possibilità di dare tutela (potenzialmente
illimitata) come marchi, alle innovazioni tecniche o estetiche, che sono elementi costitutivi
del prodotto (da esso inseparabili) e che sono suscettibili di tutela limitata nel tempo; questo
poiché il legislatore ritiene che dette innovazioni, passato un determinato lasso di tempo,
debbano rientrare nel pubblico dominio. In merito si veda quanto affermato da VANZETTI -
DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pp. 131-133.
5
costi di ricerca
13
dei beni che soddisfino le proprie esigenze: i potenziali
acquirenti, infatti, saranno alquanto agevolati dalla presenza di un marchio
che permetta loro di individuare prontamente i prodotti o servizi che essi
preferiscono.
Quindi, nell’economia di mercato, il marchio ricopre una funzione di
strumento di informazione relativo alle entità che contraddistingue, nonché
di mezzo di comunicazione tra le imprese che lo utilizzano ed il pubblico
dei consumatori. Il marchio, anzi, viene considerato come il più importante
tra tutti i segni distintivi d’impresa: non c’è dubbio che, per il suo tramite,
possano essere trasmesse ai consumatori informazioni che i prodotti o i
servizi di per sé, semplicemente attraverso la presentazione, non sempre
sarebbero in grado di trasferire. Il marchio, rendendo possibile la
differenziazione e l’individuazione dei prodotti o servizi, viene così ad
assumere importanza anche come strumento di concorrenza tra le imprese,
visto che permette ai consumatori di compiere le proprie scelte preferendo
le offerte di alcuni imprenditori (che godono della loro fiducia) a quelle di
altri.
Esaminata la natura di segno distintivo del marchio, prima di
affrontare il tema della sua funzione giuridicamente tutelata è bene, per
completezza, analizzare i requisiti che la legge richiede per la sua valida
registrazione.
13
Sul tema FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir.
ind., 1999, II, p. 279 ss.. Secondo l’Autore, i consumatori, avendo la possibilità di individuare
facilmente i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, ai quali ricollegano le
caratteristiche che sanno soddisfare le proprie esigenze, vanno - come si suole dire - “a colpo
sicuro”, poiché il marchio permette loro di collegare a ciò cui è apposto tutte le informazioni
di cui sono in possesso, evitando di doverne verificare ogni volta (e per ogni prodotto o
servizio) la reale sussistenza: molto semplicemente, i consumatori sono rassicurati dalla
presenza di un marchio conosciuto sui prodotti o servizi che vengono loro offerti, anche
quando questi sono nuovi e, pertanto, li scelgono.
6
2 I requisiti di registrabilità del marchio
Per potere fruire della tutela prevista dalla legge marchi, il segno
deve, anzitutto, poter svolgere astrattamente la funzione di marchio:
dunque, deve poter essere rappresentato graficamente, secondo quanto
richiesto dall’articolo 16 della legge marchi.
Questa disposizione non deve, tuttavia, essere interpretata come un
limite, in quanto l’articolo in questione prevede la possibilità di registrare
come marchio, a fianco di entità che non presentano problemi ad essere
rappresentate graficamente, come
“le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre”
14
, anche “i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”.
Queste ultime, chiaramente, sono entità che non possono essere
rappresentate graficamente, se non in forma traslata: i suoni nelle forme del
pentagramma e delle note, le forme dei prodotti (o delle loro confezioni)
nella loro proiezione bidimensionale
15
.
Gli interpreti, del resto, riconoscono ormai pacificamente anche la
possibilità di registrare entità non sempre comprese nell’elenco dato
14
Secondo quanto affermato in dottrina (si veda, ad es., VANZETTI - DI CATALDO,
Manuale di diritto industriale, cit., p. 132), il marchio costituito da una o più parole è detto
denominativo, quello composto da figure è detto emblematico o figurativo, mentre sono detti
misti quelli che racchiudono parole e figure. Le lettere e le cifre sono idonee a costituire
valido marchio solo se dotate di sufficiente capacità distintiva, come risulta, ad esempio, da
Trib. Brescia 9 giungo 1993, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2975, dove si sottolinea come la
capacità distintiva di una lettera dell’alfabeto (nel caso specifico, la F che contraddistingue la
FILA S.p.A.), utilizzata come marchio, sia rafforzata dall’uso e dalla pubblicità.
15
Sul punto si veda VANZETTI, La nuova legge marchi, codice e commento alla riforma,
Milano, 1993, p. 72.
7
dall’art. 16, come le essenze e gli odori
16
; si deve inoltre considerare come
l’elenco in questione non sia tassativo, ma meramente esemplificativo,
come si può dedurre dall’espressione “in particolare” utilizzata nel testo.
Il marchio, così come identificato ai fini della tutela, deve presentare
alcuni requisiti indicati come requisiti di validità, poiché la loro mancanza
ne determina la nullità (ed il marchio nullo, evidentemente, non merita
tutela).
In realtà, è sicuramente più corretto parlare di requisiti per la
registrazione del marchio, dovendo essi ricorrere al momento della
registrazione: il giudizio di validità o invalidità, infatti, non è da riferire
tanto al marchio (al quale, essendo una cosa, si adattano difficilmente i
concetti di validità o invalidità), quanto, piuttosto, alla sua registrazione.
Detti requisiti sono la capacità distintiva (o originalità), la novità, la liceità
(o veridicità).
16
In merito si veda MANSANI, Marchi olfattivi, in Riv. dir. ind., 1996, I, p. 262 ss.. L’Autore
afferma che non esistono ostacoli di principio alla registrazione di questo genere di marchi:
l’unico problema è come rappresentarli graficamente. Anche se detto problema sembrava
essere stato risolto con l’utilizzo di sistemi di cromatografia (attraverso i quali è possibile
ottenere una rappresentazione grafica dei profumi), in realtà sembra che una semplice
descrizione verbale della fragranza costituisca, per ora, il metodo più sicuro per ottenere
tutela per questo genere di marchi; ulteriori analisi potranno eventualmente servire per
precisare quanto descritto verbalmente. RICOLFI, nell’opera I segni distintivi, cit., pp. 45-46,
sostiene la impossibilità di riconoscere come valido marchio la fragranza di un prodotto,
poiché non idonea a distinguere il prodotto in base alla sua provenienza, dovendo piuttosto
essere considerata caratteristica qualitativa del prodotto stesso. Differente sarebbe la
questione relativamente alla registrabilità della fragranza per un prodotto diverso: in questo
caso, il profumo non costituirebbe una qualità del prodotto e, quindi, sarebbe idoneo a
distinguerlo dagli altri prodotti presenti sul mercato.
8
2.1 La capacità distintiva
Il primo requisito essenziale del marchio è la sua capacità distintiva,
che si collega alla funzione distintiva che esso svolge. La capacità
distintiva si concretizza nelle caratteristiche che il segno deve presentare
per identificare e distinguere - nell’ambito di un genere di prodotti o servizi
dello stesso tipo - quelli contrassegnati: per riprendere un esempio già fatto,
i marchi FIAT o BMW hanno lo scopo di distinguere i prodotti delle due
case automobilistiche - con le proprie caratteristiche e particolarità -
presenti sul mercato generale delle autovetture.
Tale requisito, previsto in via generale dall’articolo 16 della legge
marchi, è chiarito (in termini negativi) dal successivo articolo 18
17
, lettera
b), secondo cui non si deve dare valida registrazione ai segni “costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono”. Dunque, il marchio dovrà
essere diverso dalla generica denominazione del prodotto o servizio al
quale è apposto (ad esempio, non potrà costituire valido marchio il termine
“autovettura”, perlomeno per contraddistinguere un’automobile);
17
Art. 18 l. m.: (1) Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa,
oltre ai segni diversi da quelli indicati all’art. 16: a) i segni contrari alla legge, all’ordine
pubblico o al buon costume; b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni
generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i
segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c)
i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla
forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un
valore sostanziale al prodotto; d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni
stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse
pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; e) i
segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
9
ulteriormente, dovrà differenziarsi da qualsiasi segno idoneo a significare
“la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio”
18
.
Si deve tuttavia sottolineare subito il carattere relativo di questo
requisito: la genericità o la descrittività del segno vanno valutate con
riferimento ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato o
utilizzato.
Ciò significa che parole o segni generici oppure descrittivi di
determinati beni possono validamente essere registrati per prodotti che, con
tali segni, non abbiano nessuna relazione lessicale o concettuale
19
.
Avviene spesso, però, specie in certi settori
20
, che i marchi vengano
utilizzati dagli imprenditori per evocare le caratteristiche dei prodotti o
servizi contrassegnati, combinando elementi dotati di capacità distintiva
con espressioni generiche o descrittive: il marchio, cioè, può assumere un
contenuto informativo, che permette di orientare i consumatori nelle loro
scelte (esercitando una certa attrazione su di essi).
18
Per quanto riguarda i marchi costituiti da espressioni geografiche, essi saranno validi
qualora non rimandino in alcun modo alla provenienza geografica del prodotto o servizio, ma
siano puramente di fantasia: ad esempio, il marchio “Cervino”, registrato per delle tavole da
surf, sarà senz’altro valido (almeno dal punto di vista della sussistenza della capacità
distintiva). Quand’anche ci sia un legame tra il marchio e la provenienza geografica del
prodotto, la ratio dell’art. 18, lettera b), sembra giustificare il riconoscimento della capacità
distintiva del marchio se da detto legame non derivi alcuna influenza sulla qualità del
prodotto (in proposito, si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale,
cit., pp. 139-141).
19
Secondo SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, II°
edizione, Milano, 1998, p. 40, la relazione tra il marchio ed i termini descrittivi o generici
non dovrà sussistere nemmeno nella opinione dei consumatori, nel senso che il marchio non
deve coincidere né con la descrizione generica del prodotto contrassegnato, né con quella di
altro prodotto, che, però, il pubblico possa eventualmente collegare al primo; il segno,
dunque, può essere descrittivo anche quando è decettivo.
20
Ad esempio quello farmaceutico: si veda, sul tema, GALLI, Problemi attuali in materia di
marchi farmaceutici, in Riv. dir. ind., 1992, I, p. 14 ss..
10
Tali marchi sono genericamente chiamati espressivi e se ne riconosce
la validità a condizione che la denominazione generica o descrittiva in essi
contenuta sia modificata, anche in maniera modesta ma non proprio
minima
21
.
Ciò, ad esempio, può accadere tramite l’apposizione di elementi
ulteriori rispetto alla componente descrittiva: tali ulteriori elementi
dovranno servire a distanziare il segno dai termini impiegati nel linguaggio
comune
22
(per inciso, è da notare come l’introduzione, nel nuovo testo
dell’articolo 18, dell’avverbio “esclusivamente” abbia permesso di
continuare nella mai contestata prassi di inserire, nei marchi complessi,
denominazioni generiche o indicazioni descrittive)
23
.
La capacità distintiva non è un requisito immutabile ma, con il
passare del tempo, può essere sia perduta sia acquisita. Essa, anzitutto,
potrà essere persa per effetto del fenomeno della volgarizzazione del segno,
che si verifica quando il marchio cambia progressivamente il proprio
significato e si trasforma, “per il fatto dell’attività o dell’inattività del
titolare”, nel termine usato comunemente per designare un genere di
21
Come nel caso dell’utilizzo di un semplice diminutivo: sul punto RICOLFI, I segni
distintivi, cit., p. 50.
22
Dal punto di vista della tutela che ricevono, detti segni, quando la componente espressiva è
nettamente prevalente, sono denominati anche marchi deboli; la dottrina e la giurisprudenza
tendono ad ammettere questo tipo di marchi (tra le molte decisioni in merito, si vedano: Cass.
22 febbraio 1994, n. 1724, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3021, nonché Trib. Torino 5
giugno 1993, ivi, 1993, n. 2974), contrapponendoli ai marchi forti (vale a dire, i marchi di
pura fantasia, che non hanno alcun legame con la realtà del prodotto o servizio che
contraddistinguono) e limitandone, però, la tutela, alla sola componente che presenti capacità
distintiva; si veda, in materia, VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale,
cit., pp. 138-139.
23
Anche la giurisprudenza ammette questa prassi, come confermato da Trib. Roma 1 aprile
1993, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2959, dove si riconosce la possibilità di registrare come
marchio la denominazione di un tipo di pasta alimentare, inserita, però, in un contesto di
parole che le attribuiscano un parziale carattere di fantasia.
11
prodotti o servizi (come stabilisce l’articolo 41
24
, lettera a), legge marchi,
che prevede per tale ipotesi la sanzione della decadenza del segno).
Si può, tuttavia, verificare anche il fenomeno inverso, cioè che un
marchio, originariamente privo di capacità distintiva, l’acquisisca per
effetto dell’uso: in tale ipotesi si parla di acquisto di un secondary meaning,
cioè di assunzione di un significato diverso da quello - generico o
descrittivo - che il segno aveva in origine. Il nuovo significato è idoneo a
conferire capacità distintiva, collegando i prodotti o i servizi cui è riferito
ad una specifica impresa.
L’assunzione di questo nuovo (o ulteriore) significato potrà avvenire
sia prima del deposito della domanda, in seguito all’uso che ne è stato fatto
dal titolare, sia dopo il deposito stesso, ma prima del momento in cui un
terzo abbia chiesto la declaratoria di nullità della registrazione.
24
Art. 41 l. m.: (1) Il marchio d’impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia
divenuto nel commercio, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare,
denominazione generica del prodotto o del servizio; b) se il marchio diviene idoneo ad
indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; c) se il marchio sia divenuto
contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
12
2.2 La novità
Un ulteriore requisito richiesto per la registrazione del marchio è la
sua novità: il segno, per adempiere la sua funzione distintiva, deve essere
diverso da altri segni preesistenti. Detto requisito, già previsto dall’articolo
16 della legge marchi, è chiarito (anche in questo caso, negativamente)
dall’articolo 17
25
, secondo il cui disposto, alla data del deposito della
25
Art. 17 l. m.: (1) Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, i segni che alla data di
deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno
già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o
somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell’art. 6-bis della
Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente
conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi
notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente
del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e
insegna adottato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o
affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno,
quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di
ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato
o con efficacia nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto
da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida
rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità
o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti
o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni; f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non
toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta
di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo
art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;
g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia
nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di
anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; h) siano
13
domanda di registrazione (cioè al momento di acquisizione del diritto sul
segno, poiché gli effetti della registrazione retroagiscono al momento del
deposito della domanda, secondo quanto stabilito dall’articolo 4
26
, comma
2, legge marchi), il segno non deve essere già noto al mercato. Pertanto, al
momento della registrazione non vi dovranno essere diritti di terzi con i
quali il segno possa entrare in contrasto. Inoltre, l’articolo 17 dispone la
mancanza di novità anche nel caso in cui il marchio non sia ancora stato
registrato, ma sia stata solo depositata una domanda di registrazione ad
esso relativa (che dovrà, in seguito, sfociare in una valida registrazione);
ciò a prescindere da un uso anteriore del marchio.
La novità del segno verrebbe meno anche qualora venissero usati
segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, quando “a
causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità tra i
prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni”. Da ciò si evince come sia, dunque, molto importante verificare la
sussistenza di un pericolo di confusione per il pubblico.
Il requisito in oggetto verrà a mancare, anzitutto (secondo quanto
dispone l’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge marchi), in seguito
identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della
Convenzione di Unione di Parigi (Testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi
non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g). (2) Ai fini previsti dal comma 1,
lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati sotto
riserva della conseguente registrazione.
26
Art. 4 l. m.: (1) I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la
registrazione. (2) Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della
domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della
registrazione precedente. (3) Salvo il disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera c), la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione
stessa ed ai prodotti o servizi affini. (4) La registrazione dura dieci anni a partire dalla
decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare. (5) La rinuncia diviene efficace
con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d’impresa di cui all’art. 10, Decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel
Bollettino di cui all’art. 80 del presente decreto.
14
alla presenza dell’uso anteriore di un segno non registrato: si tratta del
cosiddetto preuso del marchio. Tale preuso dovrà essere imputabile a
soggetti terzi (e non allo stesso soggetto che, successivamente, chiede la
registrazione del segno), ma non dovrà, però, comportare notorietà
solamente locale (nel qual caso si avrà coesistenza tra i segni), bensì estesa
a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso
27
. Al preuso di
un marchio rispetto a quello di cui si chiede la registrazione, la norma
equipara quello di altro segno distintivo, quale la ditta, l’insegna, la ragione
o denominazione sociale: ciò è espressamente stabilito dall’articolo 17,
comma 1, lettera c) legge marchi
28
.
L’articolo in questione, sempre alla lettera b), equipara a quello noto
il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis
29
della
Convenzione d’Unione di Parigi, nella sua versione di Stoccolma del 14
luglio 1967. Nel prosieguo, la norma in questione, alle lettere d) ed e),
stabilisce che la novità viene meno in caso di precedente registrazione di un
marchio da parte di terzi, oppure nel caso in cui il marchio abbia già
27
In merito, tutta la dottrina sembra essere d’accordo; si vedano, ad es., DI CATALDO, I
segni distintivi, cit., pp. 61-62; VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale,
cit., p. 144 ss.; SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., p. 96 ss..
28
Il preuso di un segno distintivo diverso dal marchio (nel caso specifico come ditta), che
abbia diffusione puramente locale, non comporta l’invalidità del marchio che contenga in esso
detto segno; si veda Cass. 1 settembre 1993, n. 9230, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2888.
29
Art. 6-bis C. U. P.: (1) I Paesi dell’Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia
d’ufficio – se la legislazione del Paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la
registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la
riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che
l’autorità competente del Paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già
notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente
Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale
del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o
un’imitazione atta a creare confusione con esso. (2) Un termine minimo di cinque anni
decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la
cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell’unione hanno la facoltà di prevedere un
termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto. (3) Non sarà fissato alcun
termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in
mala fede.
15
efficacia nello Stato, se la domanda di registrazione sia stata depositata
anteriormente o abbia effetto da data anteriore, in forza di un diritto di
priorità (o di una valida rivendicazione di anteriorità, nel caso di marchio
comunitario). La domanda, però, dovrà poi sfociare in una valida
registrazione (articolo 17, comma 2).
Nel caso indicato dalla lettera d) (marchio identico per prodotti o
servizi identici), invece, la mancanza di novità non è subordinata al
pericolo di confusione per il pubblico, poiché la identità tra i marchi e
quella tra i prodotti o servizi è ritenuta sufficiente per fondare la mancanza
di novità; il pericolo deve sussistere, però, nel caso previsto dalla lettera
e)
30
.
Le lettere g) ed h) dell’articolo 17 trattano di una particolare
situazione, quella in cui la mancanza di novità è imputabile alla
preesistenza di marchi che godono di rinomanza nello Stato (o nella
Comunità, se marchi comunitari), oppure “notoriamente conosciuti … ai
sensi della Convenzione di Unione di Parigi”. Al ricorrere di dette
condizioni, la mancanza di novità si verificherebbe quando, dall’uso del
marchio successivo, derivasse un ingiustificato ed indebito vantaggio tratto
“dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore”, oppure un
pregiudizio per le stesse caratteristiche. La tutela del marchio, in questa
situazione, si estende però al di là del principio di relatività, quindi anche ai
marchi registrati per prodotti o servizi non affini: in questo caso, infatti, il
pubblico, attratto dalla fama del marchio, tende a collegare allo stesso
prodotti o servizi anche merceologicamente molto distanti tra loro.
30
Nei due casi suddetti, non toglie novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due
anni (tre per i marchi collettivi) o si possa considerare “decaduto per non uso … al momento
della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità” del marchio
successivo (art. 17, comma 1, lettera f)).
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