I marchi che godono di rinomanza

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Capitolo 1: La portata della tutela del marchio rinomato 
nella legislazione e nella giurisprudenza 
 
1.1. L’evoluzione della funzione del marchio e il valore attrattivo dei segni distintivi – 
1.2. La riforma e l’assetto normativo attuale in Italia e nella comunità europea -1.3. La 
portata della tutela allargata nell’evoluzione giurisprudenziale della corte di Giustizia-
1.3.1. La sentenza “Davidoff” : l’estensione della tutela a prodotti e servizi identici o 
affini-1.3.2. La sentenza “Adidas”: La sussistenza del “nesso” tra i segni distintivi -
1.3.3. La sentenza “Intel” :la modifica del comportamento economico del consumatore- 
1.4. Il giudizio di affinità tra segni distintivi nel particolare ambito dei marchi notori e 
l’ampiezza dell’estensione della tutela a prodotti e servizi non affini -1.5. Il profilo della 
territorialità rispetto ai marchi notori: la tutela del marchio comunitario 
 
 
1.1 L’evoluzione della funzione del marchio e il valore attrattivo 
dei segni distintivi 
Il marchio è un segno che, apposto ad un oggetto o riferito ad un servizio, 
percepito o memorizzato dal pubblico, consente di distinguere i prodotti e i 
servizi da quelli che tale segno non hanno: il marchio è dunque 
essenzialmente un segno distintivo
1
.  
L’accento posto dal legislatore sulla funzione distintiva del marchio è 
confermato dal testo dell’attuale Codice della Proprietà Industriale
2
, che 
all’art. 7 precisa che sono registrabili come marchi tutti i segni […] atti a 
                                                           
1
 G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2007, pag. 46. 
2
 D.LGS 10.02.2005 n°30.
5 
 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”, 
mentre all’art 13 si parla di “carattere distintivo” come elemento essenziale 
di esso. 
Il segno, originale e nuovo, costituisce la forma essenziale del marchio di 
impresa ed è in origine privo di qualsiasi significato, non dà alcuna 
informazione. Semplicemente, è il nome del prodotto sul mercato, che 
consente di individuarlo tra gli altri. Il marchio in sé dunque svolge in 
origine una funzione meramente distintiva, senza alcuna valenza 
significativa. 
E’ chiaro infatti che presupposto della concorrenza è che il consumatore 
possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi che gli sono 
offerti all’imprenditore da cui realmente provengono. La funzione 
distintiva del marchio è dunque quella tipica prevista dalla legge; ma è 
altrettanto evidente come il ruolo del marchio sul mercato non si esaurisca 
in questa fattispecie, ed occorre chiedersi se dalla disciplina vigente si 
possano desumere per i segni distintivi differenti funzioni giuridicamente 
tutelate, prima tra tutte una funzione informativa.
6 
 
In particolare, occorre chiedersi quali siano le caratteristiche  
differenziatrici del prodotto che il marchio evoca, vale a dire quale sia il 
messaggio distintivo che al riguardo il marchio comunica.
3
 
L’opinione tradizionale
4
 attribuiva al marchio la funzione essenziale di 
indicazione d’origine dei prodotti o servizi da una data fonte produttiva. 
Questa impostazione trovava fondamento nella normativa nazionale
5
, che 
prevedeva la legittimazione esclusiva dell’imprenditore alla registrazione 
del marchio (art. 22 l. m.), il divieto di cessione del marchio senza azienda 
o ramo di essa (art.15 l.m.), la decadenza del marchio per cessazione 
definitiva dell’impresa (art 43.2 l.m.).  
Il riferimento esclusivo dell’ambito della tutela del marchio alla funzione di 
indicazione d’origine si volgeva a tutela degli interessi facenti capo sia 
all’impresa del titolare sia al pubblico dei consumatori, in rapporto al 
rischio di confusione: al rischio cioè che a causa di equivoci sulla 
provenienza dei prodotti di una certa impresa le scelte dei consumatori 
potessero essere sviate
6
.  
Questo “sviamento” avrebbe pregiudicato direttamente da una parte i 
consumatori, la cui volontà di acquistare un determinato prodotto sarebbe 
stata viziata dall’equivoco, attuandosi in favore di imprese diverse da 
                                                           
3
 Vanzetti- Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, pag. 153. 
4
 Vanzetti, La nuova legge marchi, Milano, 1993; Di Cataldo, I segni distintivi, Milano, 1985, pag 22. 
5
 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, di seguito “Legge Marchi”. 
6
  Gustavo Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2008, pag 234.
7 
 
quelle volute; e dall’altra  per riflesso le imprese titolari, in ragione della 
perdita di clientela. Questa impostazione faceva sì che la tutela fosse 
operante esclusivamente nei limiti del rischio di confusione tra i segni 
distintivi confliggenti, che tipicamente sono definiti dall’uso del marchio in 
settori identici o comunque merceologicamente affini. Al di là di tali limiti, 
la eventuale identità o comunque forte somiglianza tra i segni distintivi non 
ne rendeva di per sé illecita l’adozione, anche temporalmente successiva, 
da parte di altre imprese, poiché non potendo verificarsi nessuna 
confusione in merito all’impresa di provenienza dei beni e servizi offerti, 
non era configurabile nessuna lesione dei sopracitati interessi. 
E pertanto anche il fondamentale requisito della novità per la validità del 
segno poteva ritenersi escluso solo se l’altrui adozione anteriore avesse 
avuto luogo in riferimento a prodotti di genere identico o affine. 
Senonché con la novella del 1992
7
 i sopracitati riferimenti normativi sono 
venuti a mancare, con l’inserimento nella disciplina posteriore alla riforma  
di una serie di istituti che diluiscono lo stretto legame che nella normativa 
precedente collegava il marchio ad una determinata impresa.  
In particolare, è previsto che chiunque (dunque non necessariamente un 
imprenditore) possa registrare un marchio (art 19 c.p.i.
8
), ed è stata 
                                                           
7
 D.LGS 4 dicembre 1992 n. 480 ,introdotto in attuazione della Direttiva Comunitaria 89/104 C.E.E. sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa. 
8
 D.LGS 10.02.2005 n°30.
8 
 
correlativamente da un lato eliminata l’ipotesi di decadenza per cessazione 
dell’impresa (art 26 C.p.i), e dall’altro stabilita la libera cessione del 
marchio, indipendentemente da una contestuale cessione dell’azienda o di 
un ramo di essa (art 23 C.p.i
9
).  
E’ dunque evidente come risulti attualmente impossibile continuare a 
parlare di una funzione prevalente e giuridicamente protetta del marchio 
come indicazione d’origine
10
, dal momento che il segno distintivo è oggi in 
grado di circolare indipendentemente dall’impresa di riferimento. 
Si deve dedurre dunque che il marchio d’impresa è di per sé un segno 
meramente distintivo, che non comunica alcuna informazione aggiuntiva. 
Ma è altrettanto fuor di dubbio che posto in relazione con altri fattori (la 
pubblicità, le pratiche commerciali, le strategie di marketing) il marchio 
possa acquisire un significato ulteriore, informando i consumatori sulla 
qualità, la destinazione, il valore, l’origine commerciale, la provenienza 
geografica del prodotto. In altre parole, il marchio, che in sé non fornisce 
nessuna informazione, diventa attraverso l’ausilio di mezzi ulteriori 
portatore di un messaggio.  
                                                           
9
 Cfr anche art. 17 RMC 40/94. Attualmente il regolamento è stato sostituito dal Regolamento (CE) N. 
207/2009 del consiglio. Per comodità si farà in seguito riferimento alla numerazione originale degli 
articoli del precedente  RMC 40/94. 
10
 G. Sena, op. cit, pag 49; Contra: Vanzetti ritiene che il marchio sia prevalentemente disciplinato e 
protetto come indicazione d’origine. Cfr in tal senso Vanzetti, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi 
nel Codice della Proprietà industriale, in Riv .Dir. Ind. 2006, I. Anche la Corte di Giustizia ha spesso 
ribadito che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine 
del prodotto, consentendo di distinguere tale prodotto da quelli di provenienza diversa. (Cfr. Corte CE, 
22 giugno 1998, Canon kabushiki c. Metro Goldwin Mayer, in Giur. Ann. Dir. Ind. 1999, pag 1461).
9 
 
Da un lato dunque il marchio è disciplinato in sé come oggetto di un diritto 
assoluto di proprietà industriale, e la sua funzione è meramente distintiva. 
Dall’altro, si presentano una serie di casi in cui il marchio, attraverso l’uso 
concreto, acquista una particolare valenza informativa.  
Senonché, perché la funzione informativa sia effettiva, occorre che la legge 
assicuri la corrispondenza della realtà al messaggio comunicato dal segno, 
prevenendo in tal modo un inganno nei confronti del consumatore.  
La prospettiva che vede il marchio portatore di un messaggio determina 
infatti il rischio che esso possa concorrere a fornire informazioni scorrette, 
sia a causa della decettività dei messaggi che gli hanno attribuito un 
significato mendace, sia a causa del riferimento a prodotti diversi da quelli 
originariamente pubblicizzati. E’ evidente che la  decettività non attiene al 
segno in quanto tale ma al marchio visto con riferimento al contesto in cui 
è utilizzato: occorre quindi tener conto delle informazioni, precisazioni, 
rettifiche introdotte dal messaggio. 
In tal senso si sono mosse sia la normativa comunitaria (art 50c RMC) e 
nazionale (art 14° c.p.i.) prevedendo la decadenza del marchio per 
decettività sopravvenuta a causa dell’uso che ne viene fatto. 
Nella nostra legge in particolare l’esigenza di tutela del consumatore si 
concreta in un vero e proprio “statuto di non decettività”, che si estrinseca 
negli art. 14.2a e 21.2 c.p.i., in cui è prevista la decadenza ed il divieto
10 
 
dell’uso del marchio se è tale da indurre in inganno il pubblico a causa del 
modo e del contesto in cui viene utilizzato, e negli articoli 14 c1 b) (nullità 
del marchio ingannevole) e 23 c) c.p.i. (divieto che dalla cessione del 
marchio derivi inganno). 
Alla luce di queste considerazioni si potrebbe pensare che a questo punto il 
marchio si sia trasformato in una garanzia di costanza qualitativa nel tempo 
dei prodotti contrassegnati. 
Ma alla tesi che attribuisce al marchio una funzione di garanzia qualitativa 
si è da tempo negato qualsiasi fondamento normativo, essendo indubbio 
che l’imprenditore titolare del marchio possa modificare le caratteristiche 
qualitative dei propri prodotti, nonché utilizzare lo stesso marchio per 
contraddistinguere prodotti diversi
11
. 
Non esiste infatti a carico del titolare nessuna previsione di un onere di 
mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche del prodotto 
contrassegnato.
12
 
La funzione sopra richiamata del marchio come “messaggero” diviene 
particolarmente evidente quando un segno è noto e affermato presso il 
pubblico, divenendo così uno strumento di richiamo particolarmente 
efficace.  
                                                           
11
 G. Sena, op. cit. pag. 50. 
12
 Vanzetti- Di Cataldo, op. cit. pag. 154.
11 
 
Si è cominciato così a parlare di un valore suggestivo o  attrattivo del 
marchio
13
, in grado di convogliare anche un “messaggio attrattivo della 
domanda
14
”, e ciò in ragione sia della reputazione sostanziale del prodotto, 
sia delle campagne pubblicitarie a sostegno di quest’ultimo, imperniate 
appunto sul segno distintivo. 
Un siffatto valore attrattivo tende di conseguenza a tradursi in un effetto 
fidelizzante e quindi, in ultima analisi, in un fenomeno di “cattura 
commerciale
15
”. Il marchio, in seguito all'uso e alla pubblicità, si carica 
infatti di significati che vanno ben al di là della semplice espressione 
letterale o grafica: non assolve più solo una funzione di distinzione dei 
prodotti provenienti da una determinata impresa, ma anche una funzione di 
collettore di clientela. 
Questa capacità del marchio di attrarre clientela deriva, sostanzialmente da 
due fattori. Il primo è la cosiddetta "funzione di garanzia" del marchio: il 
consumatore, cioè, desume dal marchio apposto sul prodotto precise 
indicazioni circa la qualità del prodotto e l'affidabilità dell'impresa che lo 
ha fabbricato e messo in commercio. Tale effetto viene ottenuto mediante 
una combinazione di fattori che comprendono prodotti di qualità, corretto  
comportamento commerciale dell'impresa sul mercato e nei confronti della 
clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie. 
                                                           
13
 G. Sena, op. cit. pag 64. 
14
 C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996, pag. 142. 
15
 G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, op. cit., p. 255.
12 
 
Questa valenza del marchio viene avvertita anche come fonte di maggiori 
responsabilità dell'impresa nei confronti del pubblico dei consumatori, 
specialmente sotto il profilo di un uso veritiero e non ingannevole del 
marchio in merito alle caratteristiche e alla qualità dei prodotti. 
In secondo luogo, il marchio, specie se riferito a beni di consumo e 
particolarmente a quelli della moda, può anche assumere una funzione 
evocativa di uno "status symbol".  Il marchio, cioè, suscita nel 
consumatore sensazioni che vanno ben al di là dell'affidabilità nei riguardi 
di certe caratteristiche e qualità intrinseche dei prodotti che 
contraddistingue, e tende sempre di più a evocare un determinato  stile di 
vita. Questa ulteriore caratteristica deriva soprattutto dalla pubblicità e 
dalle attività che vengono svolte al fine di promuovere il prodotto e il 
marchio, anche se, naturalmente, il prodotto deve possedere caratteristiche 
congrue con lo "status symbol" che si intende evocare. 
Si può dunque attualmente affermare che il marchio è un simbolo che 
consente a un'impresa di comunicare un messaggio complesso alla clientela 
per mezzo di un'espressione sintetica, che sia  una parola o un disegno
16
. La 
parola che costituisce il marchio viene infatti riconosciuta e percepita dal 
consumatore come un unico messaggio globale in termini di garanzia di 
qualità dei prodotti, affidabilità dell'impresa, appartenenza a un certo status. 
                                                           
16
 Così Claudio Costa, La funzione commerciale del marchio, in www.mercatoglobale.it, 14/10/2012.