Decettività e diritto dei marchi

IV 
 
Introduzione 
Si intende generalmente per “inganno” l’atto, l’artifizio, il sotterfugio idoneo a 
propagare credenze non vere o non completamente vere. 
Il concetto di inganno è costantemente presente nel diritto e nella vita del 
giurista, in particolare in ambito commerciale, e in questo lavoro si cerca di 
analizzare, in particolare, il ruolo che esso gioca all’interno del diritto dei marchi. 
Il lavoro tenta, senza pretese, di essere il più possibile completo 
nell’approfondire il fenomeno; non ci si limitata, quindi, allo studio della 
disciplina specifica del marchio d’impresa, ma si prende in considerazione un 
ventaglio di norme piuttosto ampio che coinvolge, in qualche modo, il marchio e 
l’inganno che a questo può essere connesso. 
A partire dal nostro Codice di proprietà industriale, e dal corrispondente 
Regolamento del marchio comunitario, non si tralasciano norme che nel corso 
degli anni hanno formato e arricchito quello statuto di non decettività di cui tanto 
si parla in dottrina e di cui ovviamente parleremo anche in questa sede, così da 
valutare l’applicazione pratica del principio per cui il marchio non deve 
trasmettere informazioni ingannevoli per il consumatore. 
Il concetto di inganno che analizzeremo è quello che sostanzialmente verte 
sulla difformità del messaggio di cui il marchio è portatore con riferimento alle 
caratteristiche, alla qualità e alla provenienza geografica del prodotto, tralasciando
V 
 
senza colpa, data l’ampiezza e la sostanziale diversità della fattispecie, l’inganno 
c.d. confusorio. 
L’informazione è ciò che permette a chi la riceve di superare un’incertezza e, 
nell’innumerevole quantità di messaggi indirizzati al consumatore, soggetto che 
gode della facoltà di scegliere tra innumerevoli beni e servizi presenti sul mercato, 
il marchio svolge un ruolo fondamentale: capacità di sintesi e una certa distintività 
lo rendono un’arma a doppio taglio, un ottimo collettore di informazioni e un buon 
mezzo per ingannare. 
Sulla scacchiera vedremo muoversi sostanzialmente due soggetti: 
l’imprenditore, titolare dei diritti di proprietà industriale, a cui sostanzialmente si 
rivolge il Codice di proprietà industriale, e il consumatore, a cui è invece dedicato 
il Codice del consumo. Gli interessi di questi due soggetti, non solo s’intersecano 
in diverse occasioni, ma si potrebbero addirittura considerare interdipendenti: la 
concessione di un diritto di esclusiva, infatti, dipende dalla capacità del segno di 
comunicare un’informazione al consumatore, storicamente individuata nella 
provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnato. 
Il punto della questione è questo: “Non è ingannato se non chi si fida” (Giulio 
Cesare Croce, 1608). Il marchio, come vedremo chiaramente nel primo capitolo, 
quale “attenuatore di obiezioni”, ha la capacità di aprire una breccia nelle difese 
del consumatore, il quale si affida al segno e al messaggio da questo trasmesso, 
contribuendo alla costruzione di determinate aspettative che possono essere 
colpevolmente o dolosamente disattese dall’imprenditore. 
La disciplina non è, però, priva di tecnicismi e di riferimenti poco immediati; 
infatti, nel primo capitolo, per dare un quadro introduttivo chiaro prima di 
analizzare le norme specifiche, si cercherà di richiamare i concetti fondamentali in 
materia, a partire dalla funzione essenziale del segno, scoprendo i primi
VI 
 
meccanismi di tutela realizzati attraverso i c.d. impedimenti assoluti alla 
registrazione, fino ad arrivare alla nozione di marchio significativo o espressivo e 
ai concetti di volgarizzazione e secondary meaning, senza mai tralasciare, quando 
occorrono, le relazioni con il tema della decettività del marchio. 
Ancora, per una maggiore chiarezza, si èsaminerà la figura del marchio 
d’impresa quale “messaggero” e l’evoluzione normativa che ha interessato la 
materia, a livello nazionale e internazionale. 
Nei capitoli successivi si studieranno a fondo le ipotesi di decettività previste 
dal Codice di proprietà industriale: nel secondo capitolo, si guarderà al fenomeno 
della decettività c.d. originaria e alle norme che prevedono l’esclusione della 
registrazione o la nullità del segno; nel terzo capitolo, invece, si esaminerà il 
marchio nel suo momento dinamico, quando, ormai registrato, entra nel gioco del 
mercato, con la possibilità che possa divenire ingannevole in seguito all’uso che 
ne venga fatto dall’imprenditore o con il suo consenso, approfondendo il ruolo 
della percezione del consumatore e i criteri di giudizio applicati dalla 
giurisprudenza; si avrà poi attenzione, nel quarto capitolo, agli atti di disposizione 
del diritto di marchio, in particolare alla cessione, alla licenza e ai c.d. accordi di 
coesistenza, completando il discorso con alcuni riferimenti alle norme 
anglosassoni in materia, ricche di spunti interessanti. 
La decettività del segno, come anticipato, non rileva esclusivamente alla luce 
del Codice di proprietà industriale; nel corso del terzo capitolo, infatti, avranno 
largo spazio la disciplina della pubblicità, quella delle denominazioni d’origine, la 
tutela dei consumatori e quella della concorrenza. Il marchio, benché non ne sia il 
protagonista, come vedremo, copre un ruolo fondamentale in ogni disciplina che 
coinvolge la fase comunicativa tra imprenditore e consumatore.
VII 
 
In conclusione, si analizzerà in maniera critica l’insieme di norme che 
compongono lo statuto di non decettività cercando di rispondere alle diverse 
questioni sollevate negli anni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si studierà 
il fenomeno dell’inganno alla luce delle posizioni dei soggetti in gioco e si 
cercherà di stabilire un punto chiaro sul complicato contemperamento degli 
interessi meritevoli di tutela.
1 Marchi e decettività. 
1.1 Nozione di marchio e capacità 
distintiva. 
La disciplina del marchio d’impresa, come la nozione stessa di marchio, è oggi 
dettata, oltre che dal diritto nazionale, anche e soprattutto dal diritto comunitario, non 
solo perché il diritto nazionale è oggi armonizzato comunitariamente, tendenza 
iniziata a partire dalla Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (attuata in Italia con il D. lgs. 
480/1992 poi abrogato dal più recente Codice della proprietà industriale
1
), ma anche 
perché al marchio nazionale si è affiancata la figura del marchio comunitario istituito 
dal Regolamento CE 40/94 (recentemente codificato con il Regolamento CE 
207/2009
2
). 
 
Di fatto sono molte le normative di riferimento per quanto riguarda il diritto dei 
marchi che influiscono sul nostro ordinamento: 
 Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale 
(CUP), testo di Stoccolma 14 luglio 1967. 
                                            
 
1
 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
2
 In attuazione della nuova Direttiva 2008/95/CE, il regolamento sostituisce l’originario regolamento 
CE n. 40/94 e successivi emendamenti, senza contenere sostanziali modifiche.
Marchi e decettività 
9 
 
  Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di 
Stoccolma 14 luglio 1967. 
 L’Accordo di Nizza del 1957. 
 Protocollo relativo all’Accordo di Madrid, Madrid 27 giugno 1989. 
 Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), 
Marrakesh 15 aprile 1994. 
 Il trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994, ratificato in Italia con la 
l. 29 marzo 1999, n. 102. 
 Codice della proprietà industriale (CPI) – Decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30 e successive modifiche. 
 Regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, 26 febbraio 2009, sul marchio 
comunitario. 
Sulla base di quanto accennato è dunque legittimo citare la definizione di marchio 
riportata sul sito dell’UAMI, non eccessivamente tecnica, ma piuttosto 
esemplificativa: 
“Un marchio è un segno che serve a distinguere i prodotti e i servizi di 
un’impresa da quelli di altre imprese”. 
Più tecnicamente, il marchio è un segno di identificazione o di distinzione 
suscettibile di rappresentazione grafica, in particolare le parole, i disegni, le lettere, le 
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le 
tonalità cromatiche. Segno di distinzione, abbiamo detto, atto “a distinguere i 
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Si evince quindi dalla 
stessa definizione di “marchio d’impresa”, ricavata dall’art. 2 della Direttiva 
2008/95/CE e dal corrispondente art. 4 del Regolamento 207/2009/CE sul marchio 
comunitario (nonché dall’art. 7 del Codice della proprietà industriale, per quanto 
riguarda il nostro diritto nazionale, analogo alla direttiva), la sua funzione principale 
di segno distintivo.
Marchi e decettività 
10 
 
Senza andare troppo a fondo sul concetto di idoneità del segno a distinguere, con 
relative conseguenze a livello di tutela che derivano dalla presenza o assenza di tale 
caratteristica, è interessante ai fini del nostro lavoro richiamare l’attenzione su alcuni 
punti. 
 
La normativa europea, indifferentemente che si parli di direttiva o regolamento, 
come quella italiana, dopo aver definito cos’è un marchio di impresa, passa con 
l’elencare le motivazioni per cui quel marchio non può essere oggetto della tutela 
riservata dalle istituzioni ai marchi registrati. Si tratta di quegli impedimenti alla 
registrazione, “assoluti” o “relativi”, nei quali il segno può incorrere al momento 
della domanda o, se già registrato, successivamente ad essa. 
Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, sono dichiarati nulli, si legge 
nell’art. 3, n. 1, lett. a), della Direttiva 2008/95/CE, “i segni che non possono 
costituire un marchio d’impresa”. La normativa sottolinea e colloca su un piano 
“preliminare” l’attitudine del segno a costituire un segno distintivo, svolgendo una 
funzione precisa e distinta dalle preclusioni alla registrazione previste alle lettere 
successive. 
Regolamenti esecutivi, direttive interne di organismi nazionali e internazionali, 
forniscono definizioni delle differenti categorie di segni suscettibili di registrazione, 
sostanzialmente distinguibili in due categorie: marchi ”tradizionali” (marchi 
denominativi, figurativi, tridimensionali) e marchi “nuovi” (combinazioni e tonalità 
cromatiche, suoni e profumi)
3
. L’elenco è potenzialmente aperto e non è quindi 
limitato a quanto riportato dalla norma e questo è già stato dimostrato dall’art. 4 
Regolamento 207/2009, per esempio, che nella lista di segni che possono essere 
rappresentati graficamente non comprende esplicitamente i colori, i profumi e i suoni 
                                            
 
3
G. SENA, Il diritto dei marchi, Giuffré, Milano, 2007, pag. 78; M. RICOLFI, I segni distintivi di 
impresa. Marchio, ditta, insegna, in Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, 
Giappichelli, Torino, 2005, pag. 74.
Marchi e decettività 
11 
 
(diversamente dal nostro art. 7 del Codice che riporta esplicitamente “i suoni” e “le 
combinazioni o le tonalità cromatiche”). L’ampliamento delle categorie dei marchi 
dipende probabilmente dal maggior valore attribuito alla “percezione del pubblico”, 
stimolata nei giorni nostri con molteplici mezzi. 
La Corte di Giustizia, da parte sua, definendo una prassi applicata anche 
dall’UAMI in sede di amministrativa, ha specificato che possono essere registrati 
come marchi segni che, pur non essendo percepibili visivamente, siano suscettibili di 
rappresentazione grafica mediante figure, linee o caratteri, e che questa sia chiara, 
comprensibile e oggettiva
4
. 
La mancanza di rappresentabilità grafica, dunque, rappresenta l’impedimento più 
“pesante” tra quelli elencati dalla direttiva all’art. 3 o dal Regolamento all’art. 7, che 
va oltre la considerazione di “funzione essenziale” del marchio e prende in esame il 
                                            
 
4
 Sentenza della Corte di Giustizia CE del 27 ottobre 2003, C – 283/01, Shield Mark BV contro Joost 
Kist h.o.d.n. Memex, par. 64. 
Si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 maggio 2003, C – 104/01, caso 
Libertel, noto leading case in materia di marchi di colore, punto 29. 
In materia è interessante analizzare le recenti sentenze della Cour d’Appel de Paris del 22 giugno 
2011, Zara France S.A. contro Christian Louboutin S.A., e della United States Court, S.D. New 
York del 10 agosto 2011, Christian Louboutin S.A. contro Yves Saint Laurent America Inc. 
Nell’articolo, A. GRADINI, La tutela del marchio di colore in due recenti decisioni straniere: un 
passo indietro?, in Riv. Dir. Ind., 2012, p. 147, l’autrice cerca di chiarire come la Corte francese 
abbia eseguito un’analisi completa della situazione. Infatti questa in un primo momento chiarisce 
come la figura depositata dalla società Christian Louboutin al momento della registrazione non 
fosse affatto “chiara”, “sufficiente” e “precisa”, così come richiesto tassativamente per la 
registrazione dei marchi “non tradizionali”, ma chiarisce altresì come, anche se si fosse considerata 
la forma in esame effettivamente una suola, tale forma sarebbe imposta dalla natura stessa e dalla 
funzione del prodotto e, pertanto, priva di qualsivoglia carattere distintivo. 
Simile è la decisione della Corte statunitense, la quale però, pur riconoscendo ai marchi di colore 
che hanno acquisito un secondary meaning una stretta capacità distintiva, sottolinea, affermando la 
c.d. “dottrina della funzionalità”, che non può essere protetto un elemento funzionale di un 
prodotto che influisca sul prezzo e sulla qualità dello stesso. 
È da notare che la Commissione di ricorso dell’UAMI, contrariamente a quanto affermato dal 
primo esaminatore di una domanda di registrazione del marchio in esame, ha valutato 
positivamente la politica attiva di Louboutin contro le contraffazioni. 
Attualmente pendono ben quattro opposizioni contro la registrazione in questione.
Marchi e decettività 
12 
 
segno in quanto tale, senza avere neppure la possibilità di rientrare nella nozione di 
marchio d’impresa. 
Sono esclusi, continua la norma della direttiva, “i marchi d’impresa privi di 
carattere distintivo”: secondo la legge, quindi, un marchio inidoneo a distinguere 
l’origine imprenditoriale del prodotto o servizio non assolve la sua funzione 
essenziale e non può quindi ottenere la tutela giuridica che l’istituto della 
registrazione concede
5
. 
In questa sede ci interessa, ai fini dell’analisi della decettività del segno, far 
notare che l’assenza di capacità distintiva rappresenta, escluso il primo impedimento 
riportato alla lett. a), il punto cardine dal quale far partire l’analisi sulla tutelabilità o 
meno del segno. Si vuole inoltre sottolineare in che termini un marchio costituito 
esclusivamente da indicazioni descrittive, o un marchio composto esclusivamente da 
segni divenuti di uso comune, o ancora un marchio illecito perché di natura tale da 
ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del 
prodotto o servizio, sia sostanzialmente un marchio inidoneo ad assolvere alla sua 
funzione essenziale. 
 
Cos’è la funzione essenziale del marchio d’impresa? Da una formula utilizzata 
più volte in diverse forme dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: 
“La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o 
all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato 
dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo 
prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (...) il marchio deve 
costituire la garanzia che tutti i prodotti o i servizi che ne sono contrassegnati sono 
                                            
 
5
 Articolo 3, comma 1, lett. b) del Codice.
Marchi e decettività 
13 
 
stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa 
attribuirsi la responsabilità della loro qualità”
6
. 
In punti: 
1. Un marchio deve identificare l’origine dei beni o servizi sui quali è riportato. 
2. Nel farlo, deve permettere ai consumatori o fruitori del servizio di distinguere 
i beni e i servizi per i quali è utilizzato da quelli di altri imprenditori. 
3. Deve farlo senza alcuna possibilità di confusione tra beni e servizi di diversi 
imprenditori. 
4. Perché tutto questo sia possibile, il titolare del marchio deve essere protetto 
contro concorrenti che desiderano trarre un indebito vantaggio dalla reputazione 
del marchio altrui.
7
 
Chiarito ciò che si intende per capacità distintiva e definita questa “funzione 
essenziale” del marchio d’impresa, è interessante ai fini della nostra analisi sulla 
decettività del marchio vedere come molti degli impedimenti alla registrazione, così 
come i motivi di dichiarazione di nullità, siano ad essa riconducibili. 
L’articolo 3, n. 1, lett. c), Direttiva 2008/95/CE, statuisce che sono esclusi dalla 
registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: 
                                            
 
6
 Sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2002, C – 206/01, Arsenal Football Club plc 
contro Matthew Reed, par. 48, raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I – 10273. La prima 
formulazione è stata data dalla Corte di Giustizia molti anni prima della sentenza citata e delle 
normative di armonizzazione con la sentenza Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Centrafarm, C 
– 102/77, del 23 maggio 1978. 
7
I. SIMON, How Does “Essential Function” Doctrine Drive European Trade Mark Law”, in IIC vol. 
36, 2005, p. 402.  A riguardo, bisogna sottolineare che l’autrice, nella sua analisi, non distingue in 
maniera chiara tra tutela della funzione distintiva del marchio in sé, disciplinato come oggetto di 
diritto assoluto, prescindendo dalle caratteristiche dei prodotti o servizi che questo 
contraddistingue, e tutela del marchio da un rischio di confusione, che la normativa vuole 
escludere attraverso l’attribuzione del diritto di esclusiva sul marchio.  A proposito si veda 
G.SENA, Il diritto dei marchi, cit., 2007, pag. 63.
Marchi e decettività 
14 
 
“I marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la 
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione 
del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o 
servizio” 
Come segno distintivo, il marchio dovrebbe essere un segno sì connesso al 
prodotto e capace di differenziarlo, ma al contempo estraneo a questo e alle sue 
qualità: se così non fosse “il marchio non sarebbe più mero segno distintivo, ma 
caratteristica (in senso lato) del prodotto”
8
. 
A conferma del principio che potremmo definire di “interdipendenza” tra gli 
impedimenti di cui all’articolo 3, n. 1, lett. b) e c) della direttiva, e cioè che un 
marchio essenzialmente descrittivo è un marchio sostanzialmente privo di capacità 
distintiva, possiamo prendere in considerazione due interessanti sentenze della Corte 
di Giustizia relative ai marchi Baby-Dry e Doublemint. 
Nel caso Baby-Dry
9
, l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) 
respinge la domanda di registrazione del sintagma “Baby-dry” perché composto 
esclusivamente da termini che possono servire in commercio per designare la 
destinazione del prodotto considerato
10
, sostenendo quindi che il marchio fosse privo 
di carattere distintivo e, di conseguenza, non registrabile ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. 
b) e c), Regolamento. 
                                            
 
8
A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, GIUFFRÈ, MILANO, 2005, pag. 
146. 
9
 Sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 2001, Procter & Gamble Company contro UAMI, 
Caso C – 383/99 P. 
10
 Si legge nella sentenza al par. 7: “Dato che i pannolini esercitano una funzione assorbente al fine di 
tenere il bimbo asciutto, esso ne ha dedotto che il sintagma Baby-dry si limitava a informare il 
consumatore della destinazione del prodotto senza comportare un ulteriore elemento atto a 
conferirgli un carattere distintivo”.
Marchi e decettività 
15 
 
Considerando solo la parte che ci interessa ai fini della trattazione, in questa 
sentenza si demarca chiaramente la prassi applicata dalla giurisprudenza nel valutare 
la sussistenza o meno dell’impedimento alla registrazione di cui alla lett. c). Si 
evidenzia, in primo luogo, come la giurisprudenza assolva il compito di impedire che 
l’imprenditore acquisti un diritto monopolistico, potenzialmente senza tempo, sui 
segni o sulle indicazioni, quando queste invece potrebbero costituire oggetto di uso 
“normale” da parte di terzi. Si nota, in secondo luogo, come sia sempre la stessa 
giurisprudenza a dare un peso “reale”, al fine dell’applicazione delle norme, alla 
percezione del pubblico rilevante. Si tratteranno in seguito, più approfonditamente, 
sia il concetto di “pubblico rilevante” sia il peso che l’appropriazione monopolistica 
di un segno può avere ai fini della concorrenza, ma ci interessa subito porre in 
evidenza come l’analisi della Corte, in questo caso, nel rilevare la capacità distintiva 
di un segno descrittivo o espressivo, non nasca da una semplice consultazione di un 
dizionario (se il sintagma si fosse trovato sul dizionario sarebbe stato chiaramente ed 
esclusivamente descrittivo) e neppure da una semplice analisi dei due termini “baby” 
e “dry”, ma da un’analisi linguistica piuttosto indicativa del suo metodo di 
valutazione. La Corte ammette che “anche se ciascuno dei due termini che 
compongono l’insieme considerato può far parte di espressioni proprie del 
linguaggio comune per designare la funzione di pannolini per bimbi, la loro 
giustapposizione, inusuale nella sua struttura, non costituisce un’espressione nota 
della lingua inglese per designare tali prodotti o per presentare le loro 
caratteristiche essenziali” (par. 43). La c.d. invenzione lessicale, secondo la Corte, è 
sufficiente affinché il marchio svolga la sua funzione essenziale e l’inversione 
dell’ordine normale dei termini è tale da rendere necessario che esso sia inserito in 
una frase più lunga perché acquisisca un senso grammaticale
11
. 
                                            
 
11
 Resta, da parte di chi scrive, il dubbio sulla completezza dell’analisi linguistica della Corte, la quale 
si limita a prendere in considerazione il punto di vista del consumatore di lingua inglese, per il 
quale, si legge nella sentenza, il sintagma “baby-dry” è “inusuale”, ma tralascia la percezione del 
consumatore non britannico della quale, per la registrazione di un marchio comunitario, si deve
Marchi e decettività 
16 
 
La Corte, nel caso Doublemint
12
, ritiene, diversamente, che sebbene l’espressione 
possa non comparire nei dizionari, il grado di invenzione lessicale dispiegato nella 
sua creazione si limiterebbe all'eliminazione dello spazio tra due vocaboli che 
possono ben essere utilizzati congiuntamente in modo descrittivo: mancanza di 
inventiva, stretta descrittività del marchio, incapacità a distinguere l’origine 
imprenditoriale e quindi, per il segno, di svolgere la sua funzione essenziale. 
Riassumendo, l’indicazione descrittiva può essere alterata, combinata ad altre 
parole, modificata con prefissi e suffissi, ma perché sia idonea alla registrazione deve 
essere creata una distanza minima fra marchi e caratteristiche o funzione dei prodotti, 
restando la componente espressiva o descrittiva liberamente appropriabile dagli 
imprenditori concorrenti
13
. 
È molto importante ai fini della nostra trattazione che il concetto di marchio 
descrittivo o espressivo sia chiaro, si fa notare, infatti, che un segno può essere 
ingannevole solo nella misura in cui abbia un significato in rapporto ai prodotti o ai 
servizi contrassegnati. Ogni qual volta il segno richiami e descrivi caratteristiche, 
qualità, origine o anche provenienza del prodotto o servizio si pone, come avremo 
ampliamente modo di verificare, un problema di decettività. 
Parlando di marchi esclusivamente descrittivi o espressivi e per loro stessa natura 
privi di carattere distintivo, non possiamo esimerci dal parlare di “distintività 
acquisita” (argomento richiamato anche dalle parti in causa nelle sentenze appena 
analizzate). Un’originaria mancanza di capacità distintiva del segno non osta alla sua 
valida registrazione come marchio ove, prima della domanda di registrazione o prima 
della declaratoria di nullità, a seguito di un intenso uso, il segno abbia acquistato un 
                                                                                                                            
 
ben tener conto: infatti, presupponendo una conoscenza non perfetta della lingua inglese, questi 
potrebbe limitarsi alla traduzione letterale delle singole parole non percependo alcun tratto di 
originalità nel sintagma, ma una semplice indicazione della finalità del prodotto contrassegnato. 
12
 Sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, UAMI contro Wm. Wringley Jr. Company, causa C – 
191/01 P. 
13
M. RICOLFI, I segni distintivi, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 50.
Marchi e decettività 
17 
 
significato diverso da quello c.d. primario
14
, e cioè abbia ottenuto, oltre ed accanto al 
suo significato generico, anche uno specifico carattere distintivo di riferimento 
all’impresa del titolare. Questo acquisto di capacità distintiva avviene “a seguito 
dell’uso” e in tal senso si può considerare una congrua durata di uso esclusivo del 
segno in connessione con un singolo bene o servizio, supportato da un’ampia 
pubblicità, cosicché l’aggiungersi di un secondo specifico significato insieme a 
quello originario si imprima nella percezione del pubblico fino al punto limite di 
indurre lo stesso a dimenticare il valore semantico del segno distintivo che continua a 
“vivere” unicamente come indicatore della provenienza del prodotto. 
 Nel caso di un marchio esclusivamente descrittivo “sfuggito” al controllo in fase 
di registrazione, avviene una vera e propria “riabilitazione” del marchio, la quale si 
sostanzia in una sanatoria di un marchio nullo al momento della registrazione. La 
sanatoria del segno non ha però efficacia retroattiva al momento della domanda: la 
tutela potrà riconoscersi solo dal momento in cui possa ritenersi compiuto l’acquisto 
del significato secondario da parte del segno. 
La percezione dei consumatori è qui di nuovo rilevante e questa affermazione di 
fatto sul mercato di determinate caratteristiche del segno, questo significato 
secondario (secondary meaning) idoneo a dotare di distintività il segno, ritornerà nel 
corso della trattazione. 
Possiamo qui giungere ad una prima conclusione: il marchio non può essere 
esclusivamente (o anche solo “troppo”) descrittivo, altrimenti sarebbe nullo per 
carenza di capacità distintiva, e nell’essere descrittivo non deve indurre in errore, 
altrimenti sarebbe nullo per quest’altra ragione, a meno che la capacità distintiva non 
sia acquisita attraverso l’uso o, come vedremo, l’attività del titolare elimini ogni 
rischio di decettività del marchio. 
 
                                            
 
14
 Tribunale di Milano, 16 maggio 1969, in Riv. Dir. Ind., 1972, II, pag. 66.